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益思

2018/10/16 01:00
跨境電商的商標保護與維權策略

作者：劉承慶律師
*本文同步發表於經貿透視第502期，2018年9月26日

 

東南亞商機無窮，但山寨亦如影隨形。根據媒體報導，由於韓流風潮延燒東南亞，山寨版的韓流也同步入侵。韓文招牌、韓國歌曲甚至真假難辨的山寨品牌早已充斥東南亞市場。甚至連山寨品牌自己也不能免於遭到山寨毒手，山寨之後再山寨的亂象，叫人歎為觀止。

 

台灣商品和台灣品牌與韓流相比，短期內或許還不能翻轉風潮，成為東南亞市場的進口第一品牌。但長期來看，先蹲後跳的發展進程，卻也為台商提供了做足充分準備所需的時間。其中最重要的準備工作之一，就是事先妥善佈局台商品牌的商標保護架構，並研擬適當的維權策略。

 

商標保護採註冊主義  申請註冊完成才享有商標權

 

商標權是一種採取註冊保護主義的智慧財產權，商業活動上所使用之企業、產品、服務的名稱、圖案等標示，雖然無需事先申請就可以使用，但如果要取得商標「專用權」，禁止他人在從事類似商品或服務的行銷活動時使用相同或近似的商標，就必須向商標權註冊登記的主管機關提出申請。以我國為例，若要取得文字、圖形、記號或其他種類的商標權，必須向主管機關經濟部智慧財產局提出註冊申請，經過商標審查官審查程序，確認符合商標法所規定的保護要件後，才能完成註冊登記取得商標權。

 

台灣產品使用的商標如果要在東南亞各國取得專用權，必須一一向想要取得商標權的各國主管機關申請註冊。此外，如果想要同時在多個國家提出商標註冊申請，亦可利用由馬德里協定、馬德里議定書等國際協定所建立的馬德里體系（Madrid System for the International Registration of Marks，簡稱為Madrid System）跨國商標申請機制，簡化作業流程。透過馬德里體系申請多數國家商標權的方式，是在某一馬德里體系會員國提出商標申請，同時遞交其他馬德里體系會員國的申請案，即可完成多國商標申請案送件程序。因我國並非馬德里體系會員國，因此可以直接選擇在特定的馬德里體系會員國提出商標註冊申請，同時指定其他的東南亞國家一併遞交申請案。目前東南亞各國已經加入馬德里體系的國家為數眾多，包括越南、新加坡、菲律賓、柬埔寨、寮國、汶萊、泰國等，均已成為會員國。此外，有關東南亞以及南亞各國的商標權申請與維權資訊，經濟部智慧財產權局在其網站設有「東南亞及南亞國家智慧財產權益維護專區」（網址：https://www.tipo.gov.tw/np.asp?ctNode=7777&mp=1），內有豐富的相關資訊，頗具參考價值。

 

商標審查耗時且搶註情形嚴重  產品上市前宜先行申請註冊

 

特別要注意的是，商標權並非只要一經提出申請就可以迅速完成註冊登記，通常需要經過審查、繳費、公告等程序才能領證完成商標權註冊。以我國商標權申請實務為例，從提出申請到最終核發商標權證書，約須八到十個月，耗時達一年的個案亦為數不少。至於在東南亞各國申請商標註冊所須時間，有與我國大致相同為八個月到一年者，如泰國、新加坡；亦有遠較台灣所須時間為長者，如越南可能長達十八個月。考量商標權註冊時程冗長，台商一但決定進軍特定市場，在該國提出相關商標權申請實為首要工作。

 

此外，由於商標權保護採先申請先保護主義，較晚開始使用或甚至從未使用特定商標之人，只要其率先提出商標註冊申請，反而可以取得商標權，商標搶註之風由此而生。近年東南亞市場重要性日益提升，東南亞各國商標搶註的情形也日趨嚴重，其中又以英文文字商標的搶註最為普遍。為避免自家商標遭到搶註，除了儘早向各國提出商標權註冊申請外，還可善用商標優先權制度。因為我國為WTO會員國，與其他會員國間相互承認商標優先權，所以如果是在我國新註冊的商標，只要在我國申請日後的六個月期間內在其他東南亞WTO會員國提出商標權申請案，即可主張優先權，使得該申請案的申請日提前至我國商標權註冊案的申請日，如此亦可達到對抗搶註的效果。

 

商標權由自己或本地代理商享有利弊互見

 

如果台灣產品在東南亞各國有配合的本地經銷商，甚至有具備強大通路能力的總代理，相關商標權的歸屬安排，就成了事關商標權維權策略的重要環節。傳統觀念多半認為產品原廠（台商）在海外市場（東南亞國家）佈局時，原廠應以自己名義到各國申請並自行取得商標權，以便未來進行維權活動如訴追商標侵權行為時掌握主導權。純粹就法律面來說，此種觀點當然有其道理，畢竟身為權利人才有維權適格，可用自己名義提起訴訟，充分主導所有維權行動。然而俗話說強龍不壓地頭蛇，在別人的國家進行商標維權活動，有可能面對的是在本地深具實質影響力的侵權行為人，身為外國企業，是否有足夠能量與之對抗，實在不無疑問。

 

反之，重賞之下必有勇夫乃千古不破之真理，如果本地經銷商或總代理本身即為在當地有強大影響力之個人或企業，而台商將商標申請與商標權歸於經銷代理商，使其可直接享有取締山寨、訴追仿冒並且獲得相關利益（例如侵害商標權的損害賠償）之權利，經銷代理商必願動用其所有可能的資源奮勇維權，成效顯然將會遠大於台商自行維權。台商看似讓利，卻能有效維護商標權身後的實質利益打擊侵權杜絕仿冒，且維權收益仍可透過授權條款獲得確保（常見約定方式為扣除維權成本後由原廠與經銷代理商均分），創造台商與本地合作夥伴雙贏結果。

 

制定商標授權條款有訣竅

 

不論台商最終選擇自行申請並保有商標權，或是將在本地申請商標權註冊取得商標權的權利授與經銷代理商，此種授權關係都應該清楚明白地以契約規範。即令沒有特別簽定商標授權契約，至少也應該在經銷代理契約中妥善擬定商標授權條款。

 

商標授權條款要如何制定呢？對於沒有受過法律訓練的人來說，包括商標權在內的智慧財產權授權條款，似乎是門高不可攀的學問，讓人不敢輕易動手處理。然而，商標法與其他大多數的智慧財產權法律一樣，並未干預商標權授權的方法，因此商標授權條款的擬定，基本上回歸到「契約自由」的範疇，可由契約當事人之間自由約定。即使是不諳法律之人，台商只要能事先了解目標市場現況及未來發展、被授權人實力與市場地位，以及自身對於市場佈局的規劃，以事實為基礎，用計劃為準則，一樣可以提出適當可行的商標授權條款。

 

台商作為商標權權利人，在擬定授權條款時首先應當審慎思考授權目的為何，事先評估採取商標授權政策（自行申請本地商標後授權給經銷代理商使用）或商標申請權授權政策（授權經銷代理商申請商標並擁有本地商標權），進而規定哪些商標權利用方式在許可授權範圍內，哪些又是排除許可的用法，同時約定維權策略與執行分工，明定維權收益分配方法，將這些規範以文字呈現後，即可制定出完整的商標授權條款。至於商標授權條款的文字呈現方式，不妨考慮採取以下三種基本授權模式：

 

一、正面表列模式

就是用正面肯定的文字，敘明商標權被授權人（經銷代理商）可以用哪些方式利用商標。具體的呈現方式是：被授權人得……，例如：

“被授權人得於行銷、廣告、銷售代理產品之目的範圍內以書面、廣播電視、電子郵件、網路或其他方式使用授權商標，並得再授權予代理產品之零售商使用。”

 

二、負面表列模式

就是用負面否定的文字，敘明被授權人（經銷代理商）絕對不可以用哪些方式利用商標。具體的呈現方式是：被授權人不得……，例如：

“被授權人不得將授權商標用於其他產品、服務之行銷或任何與代理產品之行銷、廣告、銷售無關之活動。”

 

三、附條件模式

就是以文字敘明被授權人雖然獲得授權可以利用商標，但前提是被授權人同時必須遵守某些特定條件。具體的呈現方式是：被授權人應……，例如：

“被授權人發現授權商標於代理區域內遭到侵害時，被授權人得以自己名義進行維權行動，包括但不限於對侵權行為人提起訴訟請求賠償；如因而獲得損害賠償金額時，被授權人應於扣除維權必要費用後與授權人均分賠償金額。”

 

完整的商標授權條款，通常包含不只一種的授權模式。擬定商標授權條款時，可以交互運用上述三種模式。即使不是商標權專家，一樣有機會草擬出具有可行性的商標授權條款。

 


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由 劉承慶律師 發表於 契約管理與文創事業 | 引用 (0) | 閱讀(1559)
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