由台北到宜蘭，出了雪山隧道，車行下了礁溪交流道之後，很快就會看見路邊「甕窯雞」紅色的大招牌，店內反覆播放著電視節目採訪的影片，以及假日總是車水馬龍不停的人潮，相信這也是不少喜歡到礁溪泡湯的讀者們熟悉的風景。不過，這個知名的「甕窯雞」，卻是在註冊商標時遭到智慧局的駁回，上訴到智慧財產法院也同樣敗訴。為什麼已經很知名的「甕窯雞」無法註冊取得商標權呢？相信若是把「桶仔雞」、「甕仔雞」、「土窯雞」等名稱再列出來，應該很多人都可以理解，描述商品製作方式或其特性的商標，若是核予商標，則其他人即無法在商品的行銷上使用該名稱，對於社會上商品或服務的競爭會有負面的影響。不過，「甕窯雞」的案子，還存在不少特殊性，可以先來看一下這一則新聞報導：
宜蘭甕窯雞 商標註冊敗訴
【記者饒磐安／板橋報導】2010-08-26/聯合報/B1版/北縣基隆．運動
「甕窯雞」業者林宜樺主張，他2004年自創「甕窯」兩字組合的商標，同年12月16日，他母親林王絨向智財局申請商標註冊獲准，用於經營的餐廳及食品生意，可見他首創的「甕窯」兩字在商標註冊具有識別性。
他說，「甕窯雞」的商標也是他自創，且是前所未有的文字組合，字典上並無此詞彙，料理方法也是他自創並獲得專利，應受商標法保護。並提出從2005年起接受眾多媒體採訪報導、知名藝人見證照片、網友的美食推薦訊息等，主張商標具高度識別性，請法官撤銷經濟部智財局、訴願委員會的處分和決定。
智財法院法官認為，商標法規定「商標如係表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者，不得註冊」，林宜樺所申請「甕窯雞」文字組合及下方的雞隻圖案商標，文字部分會使消費者聯想將雞隻置入甕窯中燒烤料理方法，就與林提供服務方式有密切關聯，即使林主張「甕窯雞」一詞是他首創，仍不得作為商標註冊，因此駁回訴訟。
「甕窯雞」這個案子有幾個有趣的地方，一是經營者認為其先前已取得「甕窯」作為經營食品、餐飲服務之商標，既然「甕窯」可以核准註冊使用在食品、餐飲服務，成為一個註冊商標，為何「甕窯雞」不行？二是經營者認為「甕窯雞」的製作方法，為其個人所獨創，且已申請取得專利，其他人未經授權不得以「甕窯雞」的方式製作，並非一般雞隻料理方法，其他人既然不能用，即無混淆誤認的問題，為何不能核准其取得商標權？三是「甕窯雞」為其所命名，過去從來沒有人使用類似名稱，具有相當的獨特性，為何不能核准其取得商標權？
針對有關為何「甕窯」可以註冊，但「甕窯雞」不行的問題。商標法第23條第1項第2款規定，「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者。」不得註冊商標。「甕窯雞」的經營者認為「甕窯」二字其實也是用以表示其店內所銷售之商品或服務，係以「甕窯」之方式製作，為何當初可以註冊商標，「甕窯雞」也是類似的狀況，為何不行？
商標註冊在審查時個案認定的問題，從筆者10餘年前在研究所時期接觸商標法以來，就一直是訴願、行政訴訟的重點。往往申請人提出數件類似的案件，質疑主管機關的認定標準不一，也抵不過主管機關輕飄飄的拋出「訴願人（原告）所舉之商標註冊中並無與系爭商標完全相同之案例，基於商標審查個案拘束原則，本即屬另案判斷是否妥適問題，難比附援引執為有利本案之論據。」就把這些可能對申請人有利的案件化之無形。
然而，由商標法法制發展的角度來觀察，經濟部智慧財產局及各級救濟程序進行中，不應該把所謂的「商標審查個案拘束原則」當作帝王條款，應該要勇敢、正面地回應申請人所提出的質疑，事實上，不少個案其實正是因為智慧局商標審查人員審查標準不一所導致之結果，這本來就是行政作業必然會面臨的問題（尤其我國應審查的事項繁多）。或許智慧局或訴願機關、法院認為只要該特定個案的商標審查具有個案妥適性即可，無須理會其他商標案件，但這顯然忽略了我們在學習法律的過程中，「相同或類似之個案，應為相同或類似之處理」，這個基本的原則。我們了解商標不可能有完全相同的個案，完全相同的話，就跟別人的商標完全重疊，直接駁回就好，哪有需要個案審查的空間，故前開商標審查個案拘束原則，若需要「完全相同」，講白了就是「廢話」。故無論是智慧局、訴願機關或法院，或多或少都應該對於申請人所提出「類似」之個案，說明其為何與本案不同，或其雖「類似」，但亦有不同之處，始能具有說服力，否則，如何能夠透過個案的爭訟逐步發展出民眾可信賴的審查標準呢？
以「甕窯」與「甕窯雞」為例，這個個案筆者是支持智慧局的判斷，「甕窯」核准商標，並不代表「甕窯雞」也要核准商標。舉例來說，「窯」這個字在台灣社會常見有二，一是指「窯烤」，例如：窯烤披薩、焢窯等，二是指傳統磚、瓦、瓷器等燒製的窯。「甕窯」雖然可以表示以該申請人所研發之特殊烹調方式提供餐飲服務，但亦可能被認為是像「蛇窯」這類的窯的稱呼，未必與餐飲服務可以直接連結，並不完全符合商標法第23條第1項第2款「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者」，容有取得商標的空間。但就「甕窯雞」而言，則很明顯並沒有中文字在社會上使用模糊的空間，確實就是會被認為是以「窯烤」方式烹調的雞料理，符合商標法第23條第1項第2款之規定。
至於申請人另行就其特殊之「甕窯雞」製作方式取得專利權，其他人不得製作「甕窯雞」，故不會有其他人需要使用「甕窯雞」作為說明其商品或服務之需求，應核准由申請人使用，以確保消費者不會買到仿冒品的權益。這樣的說法很明顯是對於智慧財產權領域不同法律保護目的與範圍的誤解。首先，申請人取得專利權的權利範圍，也僅止於禁止他人以其專利請求項所載之方式進行相關設備之製造或進行食物烹調，但無法完全禁止他人以「甕」、「窯」的方式進行雞隻的烹調，當然無法完全排除他人可能另外發展其他以「甕」、「窯」方式烹調雞隻時，使用「甕窯雞」作為行銷之需求；此外，專利法賦予專利權的保障是有期間限制，但商標權是可以透過延展長期持有，若專利權屆滿後，申請人仍可透過商標權禁止他人以「甕」、「窯」方式烹調雞隻，亦不符合專利法之精神，故此一說法並不足以作為支持其取得商標權之理由。
最後則來看「甕窯雞」命名的獨特性，第一個將「甕」「窯」「雞」三個字組成的申請人，是否就可以過去從來沒有人使用類似名稱，具有相當的獨特性為由，主張其應取得商標權？事實上，申請人所主張之「獨特性」，即為商標法第5條所規定之「商標識別性」，一個字樣或是標示必須具有可以被認知為商標的特性，方符合註冊商標的要件，商標法第23條第1項第1款即規定，「不符合第五條規定者」，不得註冊商標，而其中商標法第5條第2項，「前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」即為商標識別性之規範。
然而，申請人申請之商標，縱然具有「商標識別性」，並不代表即應核予商標，還必須審查第23條第1項其他事由，本件智慧局或法院並未直接質疑「甕窯雞」具有識別性，而是認為其有違反第23條第1項第2款規定。因此，申請人爭執的關鍵點，應在於第23條第4項規定，「有第一項第二款規定之情形或有不符合第五條第二項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」亦即，申請人應設法證明「甕窯雞」已經申請人長期使用，且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識，而例外不適用第23條第1項第2款規定。或許因為筆者經常到礁溪泡湯的主觀因素影響，筆者還記得雪隧通車之後第一次到礁溪時，就已經注意到「甕窯雞」，回台北一問，還不少親友都建議值得去嚐一嚐，顯然「甕窯雞」的經營相當成功，也頗具知名度，故就是否可透過證明「甕窯雞」已取得商標法領域之第二層意義（Secondary Meaning），已足以排除作為一般性商品或服務說明用語，成為表彰其商品或服務之商標，這一點筆者認為應該還有討論的空間，也是法院應該要具體敘明理由的地方。
不過，整體而言，筆者認為其實「甕窯雞」的經營者即令未取得「甕窯雞」的商標，仍然可能透過公平交易法有關「表徵」的保護或不公平競爭的規定，處理其他業者競爭的問題，若是希望取得「甕窯雞」的商標，除了依前述的說明提出有關證明「甕窯雞」已具有第二層意義的證明之外，其實也可以考慮重新再申請一次，再將近年商標使用及社會上對於「甕窯雞」認識的證明重新提出；或是針對「甕窯雞」的商標文字酌予調整，例如：「礁溪甕窯雞」，既不與其原有之使用相衝突，又可再強化其識別性，應該有機會取得商標權，不一定要在原有的申請案上面打轉，因為鑽牛角尖的結果，通常不會太好。
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