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賴文智律師

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益思

2012/11/13 11:56
企業法務商標權須知—智慧局來函通知申請的商標與他人商標近似，應該要怎麼處理呢？

◎賴文智律師

 

案例

 

阿福以公司名義申請「福安康」商標註冊，經過七、八個月的等待，很高興終於收到智慧局的通知，沒想到打開一看，卻是商標申請核駁先行通知書，內容是商標審查官認為「福安康」這個商標與他人註冊在先「富安康」，且指定使用於第24類的床單、桌布等商品，在讀音及字形上均相當近似，且雖「福安康」指定使用於床墊與他人指定使用於「床單」不同類別，但仍有構成消費者混淆誤認之可能，將不予商標註冊。這對阿福來說真的是很大的打擊，難道這樣就沒救了嗎？明明「福」和「富」在中文的意義有相當的差異，且做床墊又未必會作床單，二者根本是不同產業，商標審查官是依據什麼標準判斷？如果要繼續爭取的話，應該要採取什麼行動？

 

解答

 

為了避免商標註冊案件中，商標審查官在審查時的決定造成對申請人的突襲裁判，當商標審查官對於申請註冊商標案件，經實體審查認為應予駁回時，會在核駁審定前，先將其預定核駁理由以書面先行通知申請人或其商標代理人，申請人若是對於核駁理由認為有不妥或另有補充資料時，應於通常所定期間內陳述意見，以爭取商標審查官就商標註冊事宜重新予考量。所以，當收到這類商標核駁理由先行通知書，雖然是相當壞的消息，但還是應該仔細看看核駁理由，研究看看有沒有起死回生的機會。

 

阿福為公司所申請的「福安康」與他人「富安康」商標近似，所涉及的商標法第30條第1項第10款，「商標有下列情形之一者，不得註冊：...十、相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。」是否與他人商標構成近似，並有致相關消費者混淆誤認之虞，恰好是商標法中最困難、最依賴個案認定、爭議最多的案件類型。

 

依據經濟部智慧財產局所公布「混淆誤認之虞」審查基準，判斷有無混淆誤認大致上會酌斟下述要素：

1.商標識別性之強弱

2.商標是否近似暨其近似之程度

3.商品/服務是否類似暨其類似之程度

4.先權利人多角化經營之情形

5.實際混淆誤認之情事

6.相關消費者對各商標熟悉之程度

7.系爭商標之申請人是否善意

8.其他混淆誤認之因素

 

「福安康」作為一個新申請的商標而言，因為「富安康」在讀音、字型上確實相當近似，因此，比較有機會爭執的是「福」意指「幸福」、「福氣」，「富」則多指「富貴」、「富裕」，二者雖音近但義異，且一般消費者並不會認為「福」安康與「富」安康會是同一來源（以台灣消費者對中文的認識而言，並不會發生混淆誤認），且「福安康」是分別取自大股東及公司名稱的組成（商標申請人為善意），若是再加上「富安康」並未多角化經營到「床墊」這項產品，而且並非市場上知名品牌，並非沒有機會申復成功。

 

不過，一般涉及混淆誤認之虞的判斷方面，確實涉及較多主觀的判斷因素，若阿福可以再提出多一點實際已使用「福安康」標示的資料，並說明市場迄今並無消費者混淆，且相關消費者已認識「福安康」用於床墊產品的市場調查或網路搜尋結果的資料，以證明在行銷上的實績，將更有機會說服商標審查官核予商標權。如果真的沒有辦法的話，因為「福安康」與「富安康」註冊指定的商品類別不同，也可以考慮直接找「富安康」的商標權人取得授權同意後，提供相關證明文件進行申復，畢竟，原註冊商標權人自己都同意他人使用近似的商標，智慧局也沒有必要拒絕核予商標權。

 

參考資料

 

商標法第31條：「Ⅰ商標註冊申請案經審查認有第二十九條第一項、第三項、前條第一項、第四項或第六十五條第三項規定不得註冊之情形者，應予核駁審定。

Ⅱ前項核駁審定前，應將核駁理由以書面通知申請人限期陳述意見。

Ⅲ指定使用商品或服務之減縮、商標圖樣之非實質變更、註冊申請案之分割及不專用之聲明，應於核駁審定前為之。」

「混淆誤認之虞」審查基準：http://0rz.tw/ipr/tmconfusing

 

 

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