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益思

2022/03/23 21:13
從大立光與先進光智權爭訟和解案談公司治理與智慧財產權管理(上)

 ◎賴文智律師、劉承愚律師

 

大立光電股份有限公司(以下稱「大立光」)於2013年對先進光電科技股份有限公司(以下稱「先進光」)等提出營業秘密、著作權及專利權的訴訟案件(102年度民營訴字第6號),智慧財產法院一審判決超過新台幣15億的損害賠償,「點膠針頭結構」及「遮光片送料機構」新型專利之專利申請權及專利權均屬於大立光,創下台灣智權案件賠償最高金額;2021年1月28日,前揭判決得到智慧財產法院二審的支持(107年度民營上字第1號);2021年3月5日,大立光宣布與先進光和解,並以每股29.92元的代價,認購先進光私募普通股,成為持股15.2%的最大股東。本案可說是台灣近年來智慧財產權案件牽動公司經營最直接的案件,也呼應將智慧財產權管理納入公司治理的趨勢。

 

壹、公司治理與智慧財產權管理


什麼是「公司治理」?依金融監督管理委員會在「2013年強化公司治理藍圖」中對所下的定義,「公司治理是指一種指導及管理企業的機制,以落實企業經營人的責任,並保障股東的合法權益及兼顧其他利害關係人的利益。良好的公司治理應具有促使董事會與管理階層以符合公司與全體股東最大利益的方式達成營運目標的正當誘因,協助企業管理結構之轉型,以及提供有效的監督機制,以激勵企業善用資源、提升效率,進而提升競爭力,促進全民之社會福祉[1]。」


在知識經濟時代,智慧財產權在企業轉型及競爭力提升方面,往往占有關鍵性的地位;智慧財產權管理不善所產生的經營風險,更成為各公司必須正視的課題。近年來我國公司治理模範生台灣積體電路製造股份有限公司(以下稱「台積公司」),年報中幾乎都會出現以下敘述,「當公司業務及營業模式拓展至新領域時,公司無法保證可以獨立開發從事業務所需之技術、專利、軟體、營業秘密或know-how,或在不知情的狀況下,不會侵害到他人之智慧財產權。因此,台積公司可能在某種程度上需倚賴他人的技術及專利授權。當倚賴他人授權時,公司亦難保證未來能夠以合理條件取得任何或所有必須的授權。而當缺乏必須的授權時,公司可能有被第三方主張侵權損害賠償責任甚或聲請法院禁制令的風險,或是客戶依合約請求及主張本公司負擔或賠償客戶因第三方侵權主張所遭受之損害[2]。」從這段說明中可以清楚看到,即使是台積公司也難以避免侵害他人智慧財產權的風險。科技業屢屢傳出智權爭訟,也就不令人感到意外。


有鑑於智慧財產權管理對於公司治理的重要性,臺灣證券交易所(以下稱「證交所」)2020年修訂《上市上櫃公司治理實務守則》時,首次將智慧財產權相關事項納入公司董事會職能。第37條之2,「董事會對上市上櫃公司智慧財產之經營方向與績效,宜就下列構面進行評估與監督,以確保公司以「計劃、執行、檢查與行動」之管理循環,建立智慧財產管理制度:

一、制訂與營運策略有關連之智慧財產管理政策、目標與制度。

二、依規模、型態,建立、實施、維持其智慧財產取得、保護、維護與運用管理制度。

三、決定及提供足以有效實施與維持智慧財產管理制度所需之資源。

四、觀測內外部有關智慧財產管理之風險或機會並採取因應措施。

五、規劃及實施持續改善機制,以確保智慧財產管理制度運作與成效符合公司預期。」


證交所《109年度(第七屆)公司治理評鑑指標》第2.27項中,亦訂定「公司是否制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫,並於公司網站或年報揭露執行情形,且至少一年一次向董事會報告?」之評鑑項目,並在管理驗證部分,要求有效的外部驗證。目前以經濟部與資策會推動多年的TIPS驗證為代表。許多上市、上櫃公司已自2020年開始按表操課,並在2020年年報揭露公司的智慧財產管理計畫,以符主管機關及證交所相關政策及規定。

 

貳、大立光與先進光案件的啟示


本件爭訟歷時多年,同時混雜多種智慧財產權爭議,損害賠償金額高,還有先進光自行找人撤銷自己申請的專利,企圖證明該專利不具進步性(亦非營業秘密),確實是宣導公司治理應納入智慧財產權管理的絕佳案例。但若從結局來看,無論是大立光或先進光,在2012年、2013年案發當時,智慧財產權管理都不算是上軌道。


依據先進光總經理受天下雜誌訪問時所述,「他回想那幾年,公司鼓勵員工拚研發、申請專利,結果員工竟然拿偷來的營業秘密去申請專利,真是笨!你去申請就是昭告全世界,讓大立光來告[3]。」許多企業陷入「智慧財產權管理」的誤區,認為智慧財產權管理就是權利多多益善,鼓勵員工拼研發、申請專利就等於智慧財產權管理。事實上,智慧財產權作為無形資產,保護的手段完全依賴法律,智慧財產權侵害的預防,就是公司治理中要求須遵守法律的一環。就算員工不笨,沒有拿偷來的營業秘密去申請專利,只是偷偷用於企業營運中,還是一樣構成營業秘密的侵害,缺乏對智慧財產權相關法律的掌握,是做不好智慧財產權管理的。


為什麼看似全面大勝的大立光,智慧財產權管理也同樣沒有上軌道呢?首先,大立光的離職員工「笨到」拿前雇主的營業秘密去申請專利,即表示大立光內部營業秘密的教育訓練沒有到位,離職員工沒有最基本營業秘密歸屬與保護的概念,以為自己研發的成果就是自己的,這不是「笨」,而是沒有被教育,甚至在前後二家公司都沒有被教育;其次,即令法院判賠超過新台幣15億,但大立光評估先進光的營運狀況認為實際上無法完全取償,後續訴訟也還有不確定性,與其破產讓其他競爭者得利,不如接受和解參與先進光的私募,但也只是維持競爭的現狀,只是財務上相對較佳的選擇;最嚴重的損失就是原先可能以營業秘密受保護的技術資料,因為「被」申請新型專利而「公開」,喪失營業秘密保護的機會,專利權保護的期間又只到2022年4月,之後就成為「公共財」,任何人都可以使用,恐怕也談不上是「贏家」。本件大立光在智慧財產權管理上最值得稱許的,就是事後經過合理評估,利用其智慧財產權的優勢,迫使競爭者陷於訴訟的泥淖,難以自拔。

 

從大立光與先進光智權爭訟和解案談公司治理與智慧財產權管理(上)(下)  



[1] 金融監督管理委員會,2013強化公司治理藍圖,頁1。https://www.fsc.gov.tw/fckdowndoc?file=/2013%E5%BC%B7%E5%8C%96%E6%88%91%E5%9C%8B%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%B2%BB%E7%90%86%E8%97%8D%E5%9C%96(1).pdf&flag=doc(瀏覽日期:2021年6月17日)。

[2] 參見台積公司2020年年報,頁115-116。

[3] 鍾張涵,「笨到」拿大立光機密申請專利?纏訟、重罰到被入股 先進光為何成為「小立光」,天下雜誌,721期,2021年4月,49頁。


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由 劉承愚律師 發表於 生技醫材暨創業投資 | 引用 (0) | 閱讀(458)