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賴文智律師

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益思

2012/09/28 10:07
企業法務商標權須知—註冊商標時,商品類別應該如何選擇?

◎賴文智律師

 

案例

 

阿福先前在申請「福安康」商標時,因為經費有限,只申請第20類與家具有關之商品,但既然決定要將「福安康」及「FuAnKang」作為公司未來發展重要商標,自然要加強商標的保護,阿福希望儘可能擴大商標的申請類別,友安則覺得公司還只是中小型企業,一時之間也不可能大規模跨業經營,先註冊一、二個類別即可,未來有需要再來申請商標就好了,畢竟,同時要申請好幾個國家,費用可是不低。友安的說法,阿福也很認同,但是,究竟應該怎麼選擇才是對公司最有利的做法呢?

 

解答

 

商標註冊時,有關註冊指定之商品或服務類別的選擇,確實是最令申請人頭痛的一件事。若是對於企業本身的發展已有足夠的規劃與認識,以現今商標在企業經營之重要性而言,確實可以考慮日後所需使用的類別一併指定註冊,以免發生在企業努力經營品牌時,其他潛在競爭者反而利用商標註冊的漏洞「搭便車」或是產生無法使用該特定商標的情形。然而,企業的發展確實有時難以「規劃」,未來會發生什麼樣的變化也沒有人知道,總不能只要決定採用某一商標,就要花大筆的費用將大多數的類別都搶先註冊。

 

難以抉擇的時候,前人的智慧、經驗就是很重要的參考指標。因此,筆者建議可先找到與企業所處相同領域之領先廠商或知名品牌,觀察這些競爭對手在商標註冊的策略,相信對於企業在進行商標註冊的類別指定時,會有相當大的幫助。既然益康公司是以製造、銷售床墊起家,就讓我們一起來看看,在床墊領域最知名的席夢思(SIMMONS)的商標註冊策略吧!

 

由上圖智慧局商標檢索系統輸入席夢思查詢的結果,可以注意到目前「席夢思」商標共有二筆有效的註冊(申請人是美商好夢有限公司,也可以發現早期「席夢思」這個商標是由台灣的經銷商-金工實業有限公司註冊),而這二筆資料,一筆是註冊第20類,商品名稱為:床墊,無靠背之長沙發椅,床架,床,靠墊;另一筆則是註冊第35類,商品名稱為:傢俱、床墊及寢具之零售服務。這樣的商標註冊策略,算是相當保守,基本上與友安的主張相同,就是「專注本業」,僅就床墊相關產品及銷售服務進行註冊。

 

不過,如果從英文的商標「SIMMONS」的註冊狀況來看,好夢公司的商標註冊策略就有很大的不同,除了上述提到第20類及第35類(商品名稱除寢具之零售服務,還加上「網路零售服務」)之外,還增加註冊第24類(被單、枕頭套、床罩),並且還自「SIMMONS」衍生擴大「SIMMONS BETTERSLEEP」、「SIMMONS及圖」二個商標,甚至還針對「BETTER SLEEP THROUGH SCIENCE」這個席夢思長期用以宣傳其商品的說明性文字,證明其具有舊商標法第5條第2項之「識別性(特別顯著性)」,而依第23條第4項取得商標註冊(新法有關「第二意義」、「特別顯著性」對應的規定,分別為第18條第2項及第29條第2項)。

 

綜上所述,筆者建議阿福可以學習席夢思的商標註冊策略,針對全球使用的英文商標,可以採取專注但較積極的商標註冊策略,畢竟公司若要朝品牌的方向發展,大概很難固守在床墊的製造及銷售,席夢思也是由床墊逐步擴張到寢具,甚至是一般家居用品,未來則可視其產品發展的潛力,再行選擇其他商品或服務類別進行註冊,畢竟,若是類別差異太大的產品,除非「FuAnKang」已發展成為著名商標,否則,商標擴散的效益也較為有限,即令未來在特定商品或服務類別無法使用「FuAnKang」這個商標,也可以另行開發其他的商標獨立行銷。

 

其實,作為企業內部法務人員或智慧財產權管理人員也是一樣,多觀察其他競爭廠商的商標註冊狀況,研析其商標保護及利用的策略,除可透過模仿學習商標管理之外,甚至有企業利用商標註冊「狙擊」競爭對手的商品發展,有時也會發揮意想不到的效果。

 

參考資料

經濟部智慧財產局「商標資料檢索」網站:
http://tmsearch.tipo.gov.tw/TIPO_DR/index.jsp

商標法施行細則第19條:「Ⅰ申請商標註冊,應依商品及服務分類表(詳如附表)之類別順序,指定使用之商品或服務類別,並具體列舉商品或服務名稱。Ⅱ於商品及服務分類表修正前已註冊之商標,其指定使用之商品或服務類別,以註冊類別為準;未註冊之商標,其指定使用之商品或服務類別,以申請時指定之類別為準。」

 

 

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