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賴文智律師

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益思

2012/08/10 11:00
企業法務商標權須知—需要向全世界各國都申請商標註冊嗎?

◎賴文智律師

 

案例

 

「福安康」舒眠床墊在台灣市占率及知名度在使用者好評不斷及公司持續改良產品的情況下,阿福與友安決定要進軍全球中低價位商務旅館的市場,利用其質優價廉之特色,以及商務旅客全球流動對於品牌之加值效益,擴大品牌的形象。因此,也計畫將「福安康」改為比較國際化的「FuAnKang」。不過,麻煩的是,本來「福安康」因為只在台灣行銷,在台灣註冊即可,現在要進運全球商務旅館的市場,是否有必要向全世界各國都申請商標註冊?但這樣光是商標註冊的成本就很驚人,國際化的成本真的那麼高嗎?

 

解答

 

商標確實在企業朝國際化發展時扮演相當重要的角色,若是在世界各國無法一致地使用相同的商標,也會造成公司產品在製造及行銷上的困擾,確實有必要優先考量商標註冊的問題。Apple公司在中國針對有關iPad商標因為沒有一次完整處理妥善,除額外支付6000萬美金和解外,更重要的是對於iPad產品上市規劃產生影響,正是近幾年來最知名的案例。

 

我國商標法對於「商標」的保護,採取「註冊主義」及「先申請主義」,也就是說,商標必須要「註冊」才受保護,而若有多人申請同一或近似的商標,且指定使用在相同或類似的商品或服務時,則以「先申請」者取得商標權。不過,就其他國家而言,未必都與台灣採取相同的制度,也有些國家採取「使用主義」或兼採「使用主義」,對於實際在該國有使用商標的行為,未來在申請商標時,即可獲得較有利的法律地位。

 

法制上有採取「使用主義」的國家,我們最常可能會遇到的美國、加拿大等國。以美國為例,若是某一商標實際在美國使用(Use)或意圖在美國使用(Intent to use),即可申請註冊商標(直接就其他國家的商標註冊案主張國際優先權或是就美國其他商標註冊案作為申請依據亦可)。關鍵點在於若是能夠愈早在美國有實際使用商標之行為,則除商標註冊時可較快取得商標權外,當發生不同人就相同或類似的商品或服務欲取得商標權時,亦以實際使用商標較早者優先。在這樣的法律制度之下,申請商標的時程相對就沒有那麼迫切,可以先將產品輸入美國實際使用後,再尋找適當的時機,進行商標註冊的申請。

 

由「FuAnKang」這個舉例來看,假設「益康家居股份有限公司」在台灣申請之後六個月內要在美國申請,可以直接透過主張優先權的方式申請;若是已經錯過主張優先權的期間,其實也可以先在銷售予美國地區的商務旅館的床墊上使用「FuAnKang」字樣,並於右上角標示「TM」字樣,表示其有意在美國將「FuAnKang」字樣作為商標使用,若是與美國地區商業客戶往來順暢,則可委由商標代理人備具在美國初次使用實際商標的資料,申請美國商標,或者是在洽談合作的階段,就以「意圖使用」先行進行商標申請,並於收到核准註冊通知書(Notice Of Allowance)後6個月的法定期間內,提出「實際使用宣誓書」及實際使用之商標樣本,亦可取得商標權。

 

但是,如果是像中國大陸、日本、韓國、德國、法國等採取「先申請主義」的國家,國際化如果是公司確定的發展目標,建議還是儘早申請商標權,畢竟,商標申請及維護的成本,並不像專利權這麼高,可以先考慮申請企業核心商標及商品的商標權,再隨著商標的使用及企業的產品發展的狀況,逐步擴大商標的註冊範圍,畢竟,相對於失去可以使用商標的風險,支付商標註冊及維護的成本,還是相當划算。

 

參考資料

美國專利商標局網站:http://www.uspto.gov/

 

 

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