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賴文智律師

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益思

2015/01/28 14:34
企業法務商標權須知-公司文宣的照片拍到競爭對手的商標，沒有取得授權，會有侵害商標權的責任嗎？

◎賴文智律師

 

案例

 

益康公司為了促銷「福安康」系列的新產品，由新的業務經理負責行銷計畫。為了表現「福安康」新產品品質與席夢思相當，業務經理特別將「席夢思」與「福安康」床墊切割並拍攝照片作為分析二者結構上的不同，沒想到攝影師在拍攝照片時，連帶將「席夢思」的商標也拍攝在內，行銷文宣上也就出現席夢思的商標。友安看到之後，因為先前公司曾收到「席夢思」的律師函，所以，就很擔心會涉及商標侵權的問題，阿福覺得應該還好，總不成連拍照都不行。到底這樣的使用，會不會構成商標權的侵害呢？

 

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解答

 

許多企業在行銷時，多多少少會故意使用競爭對手的產品作為對照，這類拍照的使用，大部分也都會故意將「商標」拍攝在內，讓消費者一望即知所要比較的對象，也很可以想見不太可能取得競爭對手在商標使用上的授權，這類的使用，在商標法上應該如何處理呢？

 

商標法所保護的是將商標用於表彰商品或服務而作為行銷目的使用（即商標使用），假設雖然有「重製」商標圖樣，但並未將其作為「商標使用」，則並非商標法所欲禁止的行為，這樣的精神，由商標法第35條第2項（商標權保護範圍）及第68條（侵害商標權行為）規定都可以看得出來。

 

舉例來說，若某一個畫家要畫一輛競賽中的跑車，車頭出現法拉利的商標圖樣，美術著作中出現商標圖樣，並不會構成「商標使用」；攝影師拍攝法拉利汽車作為其攝影作品內容，一樣不會構成「商標使用」。但是，若是在美術或攝影著作中，不但使用他人商標，且用此點作為其商品或服務宣傳之用，就是一種「商標使用」的行為。因此，像是賽車或是運動類的遊戲軟體，若要使用他人商標，都需要取得商標權人的授權。所以，商標法的重點並不在於是否「重製」商標圖樣，而是重製商標圖樣之後，將該商標圖樣作何種目的的使用。

 

就前述案例提及將內含競爭對手商標圖樣的照片用於比較廣告目的使用，並不是將他人商標用以表彰自己的商品或服務，而是用以指示該等資訊為特定產品之說明（例如：在席夢思床墊的照片下方，列出席夢思床墊的產品結構），對於此種使用，商標法第36條第1項第1款規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。」亦即，此種有關他人商品或服務本身的說明，非作為商標使用，在符合商業交易習慣之誠實信用方法的條件下，即屬商標權的限制，不受他人商標權效力所拘束（即不構成商標權的侵害）。

 

本次商標法修正將原先舊法時代使用的「善意」、「合理使用」，修正為「以符合商業交易習慣之誠實信用方法」使用，回歸早期有關「普通使用」的立法，以處理此類工商企業交易習慣之使用他人商標方式，消費者不會因為這類商標使用即將其視為區辨商品來源，誤認該商品或服務與該商標之關係，較符合本款立法精神，值得肯定。

 

然而須注意的是，在這種把競爭對手產品拍攝進自己的廣告行銷文宣的利用行為，涉及比較性廣告的問題，尚有公平交易法規定須注意（第19條、第21條、第22條及第24條）。一般而言，若有使用比較性廣告必要時，應儘可能避免對自己的產品誇大不實或是對他人產品的刻意貶抑，或是故意隱匿對自己產品不利的比較資訊等，應該可以認為是「以符合商業交易習慣之誠實信用方法」之使用。反之，若是有違反公平交易法的情形，恐怕在商標使用的認定方面，可能處於較不利的局面。企業法務人員在提供內部同仁建議時，還是應該的謹慎處理。

 

參考資料

 

最高法院98年台上字第1595號判決摘錄：「......按商標法第三十條第一項第一款、第三款規定，所謂之善意，係指不知其為他人之商標而為使用者而言。...上訴人主張其「英代爾」、「英特爾」商標多年來已廣為消費者所熟知，在全世界成為著名商標云云，似非全然無據。上訴人之商標如確實多年來已廣為消費者所熟知而成為著名商標，則被上訴人於明知「英代爾」係上訴人之著名商標之情形下，仍以混淆交易往來對象、攀附該著名商標之意，而以「英代爾」為其公司名稱之特取部分，能否謂被上訴人係符合商標法第三十條第一項第一款規定之善意使用，而不受上訴人商標權之效力所拘束，及被上訴人之行為不致減損上訴人著名商標之識別性或信譽，殊有斟酌之餘地。」

 

台灣高等法院96年度上易字第597號判決摘錄：「......惟按判斷是否符合商標法第三十條第一項第一款之「善意」要件，考諸商標法為保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展之立法目的，除視使用人是否知悉他人尚未申請註冊商標之存在以外，尚應視使用人於使用時是否意圖影射他人商標之信譽，而致影響公平競爭秩序為斷，以保護善意創用之使用人。又現行商標法第三十條第一項規定為：「凡以善意且合理使用之方法，．．．」，考其真意，核與美國法上之「fairly and in good faith」相當，是此「善意」，並非民法上向來所解之「不知情」，亦不以無過失為要件。」

 

台灣高等法院90年度上字第315號：「...然所謂合理使用方法，應係指一般商業習慣所通常使用之方法而言。如果客觀上足使一般消費者、客戶將通常之使用混淆誤認為被侵害之商標或服務標章者，即非合理使用方法。查上述名片及文書使用「華衛」、「華衛及圖」服務標章之方法，有足使人誤認八月揚公司所提供之服務即係上訴人萬里達公司或華人公司所提供服務之虞之情事，業如前述，該等名片、文書之使用「華衛」、「華衛及圖」服務標章，復經刻意設計，要非以合理使用之方法表示自己之服務，自應受上訴人萬里達公司上揭服務標章專用權之拘束。」

 

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