網路暨智慧財產權


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賴文智律師

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益思

2013/07/25 11:37
企業法務商標權須知—有人將公司註冊商標申請網域名稱，公司可以要得回來嗎？

◎賴文智律師

 

案例

 

益康公司在註冊「FuAnKang」商標後，著手開始準備建置產品的官方網站，沒想到協助處理網站建置事宜的公司，回報fuankang.com.tw這個網域名稱已經被其他廠商註冊，沒有辦法使用，可能要更換網域名稱。友安覺得不能使用商標相同的網域名稱很可惜，實際連結的結果，該網域名稱的註冊人也還沒有正式使用，接觸之下，註冊人居然獅子大開口，要求支付20萬的合作費用，友安當然不肯接受，這種情形有沒有什麼辦法能夠取得這個網域名稱呢？

 

解答

 

網域名稱(domain name)是指用以與網際網路位址相對應，便於網際網路使用者記憶TCP/IP主機所在位址(IP位址)之文字或數字組合，目前.tw網域名稱由財團法人台灣網路資訊中心(TWNIC)負責註冊管理。

 

由於網域名稱採取先申請先服務(first come, first serve)，因此，即使擁有商標權，特定的網域名稱也可能因為其他人有使用需求而先行註冊，例如：appletree.com.tw可能是由販售蘋果的農家先行註冊使用，「蘋果樹」註冊商標權人較晚申請即無法取得該網域名稱。不過，因為先申請先服務的原則以及網域名稱的唯一性，部分有心人士可能先就他人所欲申請的網域名稱搶先註冊待價而沽，一般稱為「網域蟑螂(cyber squatter)」。

 

企業在面臨其所註冊的網域名稱由其他人先行註冊而無法使用的情形，首先應認知的觀念是，「網域名稱不等於商標」，「註冊與他人商標相同或近似之網域名稱，不等於侵害商標權」。網域名稱註冊或使用，是否侵害他人商標權，應綜合判斷該網域名稱之註冊或使用，是否構成「商標使用」，以及該商標是否屬於著名註冊商標。

 

若是在著名註冊商標的情形，商標法第70條第1項第2款：「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：...二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。」亦即，若是有人在該著名商標註冊之後，以該著名商標的文字部分申請網域名稱，即令未實際使用該網域名稱，若是可能致消費者混淆誤認或減損該商標識別性或信譽的情形，單是註冊網域名稱的行為，即會被「視為」侵害商標權，商標權人得依商標法第69條規定予以排除侵害。

 

至於只是一般註冊商標，不是著名註冊商標的情形，若網域名稱註冊日期較商標註冊日期早，通常取回網域名稱的機會不大，若該網域名稱註冊人或經營者實際從事經營活動的日期亦較商標註冊日期早，則又有商標法第30條第1項第3款有關先使用規定可以主張，難以透過商標侵權的規定處理。然而，若該網域名稱的擁有者在商標權人註冊申請日後才開始經營網站，並以該網域名稱為行銷重點，而其經營之事業又與商標註冊登記之項目有重疊時，則可能被認定涉有使用他人商標作行銷使用，而須負商標侵權之責任，商標權人仍可透過商標法第69條規定排除侵害。

 

除了前述透過商標法規定處理外，考量到當事人透過司法程序處理網域名稱爭議耗時費力，無法因應網際網路發展需要，故我國負責網域名稱註冊管理之台灣網路資訊中心(TWNIC)，參酌ICANN相關作法，訂定「網域名稱爭議處理辦法」，委由「資策會科技法律研究所」 及「台北律師公會」，擔任.tw網域名稱爭議處理之機構。提供第三人對於網域名稱之歸屬或利用有爭議時之訴訟外解決途徑，透過類似仲裁的方式，由專家小組進行網域名稱爭議的決定。

 

前開網域名稱爭議處理程序的法律依據，來自於註冊人於申請網域名稱註冊時所簽具之申請文件，同意於第三人透過網域名稱爭議處理程序進行爭議處理時，依該處理程序進行答辯或相關程序，並同意接受專家小組之決定結果，故其依據為註冊人與TWNIC間之契約。至於專家小組實際處理案件的法律依據，大致包括：商標法、公平交易法、民法、網際網路運作習慣、網域名稱爭議處理辦法等。若註冊人或申訴人不服專家小組決定之處理結果，在程序進行中或專家小組決定後，仍得向法院起訴請求救濟，並非最終確定程序。

 

依據網域名稱爭議處理辦法第5條第1項規定，「申訴人得以註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由，依本辦法向爭議處理機構提出申訴：一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。二、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。」在本案中若是益康公司可以證明前述要件，即令不符合商標法有關著名註冊商標的保護或是侵害商標權的規定，仍有機會透過提起網域名稱爭議而取回fuankang.com.tw這個網域名稱。

 

舉例而言，益康公司除了提出「FuAnKang」這個商標的申請註冊資料外，亦可就較早申請的「福安康」中文商標提出作為證據，因為二者發音相同，可作為網域名稱與申訴人之商標相同或近似而產生混淆之證明，並說明註冊人目前並未從事任何與福安康或FuAnKang相關之業務，且其註冊網域名稱是要獲取不當利益，明顯有惡意註冊的情事，應該是有機會透過網域名稱爭議處理程序取回fuankang.com.tw這個網域名稱。

 

參考資料

 

TWNIC網域名稱爭議處理辦法相關網頁：
http://www.twnic.net.tw/dn/dn_h_001.htm

 

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