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益思

2020/02/12 15:13
你知道專利喜「新」厭舊嗎? -淺談東南亞的專利佈局

◎賴文智律師、廖純誼律師

       本文發表於經貿透視雙週刊第508期 

 

       中美貿易戰開打以來,全球廠商無不繃緊神經,唯恐被這一波貿易戰掃到颱風尾,尤其是過去受中國大陸工資低廉的誘因而至中國大陸設廠的廠商們,除近些年來受中國大陸經濟成長造成薪資調漲,讓工資低廉誘因逐漸消失外,這一波的貿易大戰,更是讓不少國內外廠商加速逃離,紛紛將工廠移轉至東南亞。美方用以向中國開戰的關鍵武器之一,即為智慧財產權,即令前進東南亞,仍不可忽視智慧財產權的保護與尊重。其中,最重要的莫過於專利權。

 

       專利權是智慧財產權領域中具有最強大排除他人實施的權利,能確保競爭同業在沒有取得授權的情形,不能利用相同技術思想製造或銷售競爭產品或服務。想避免被這場貿易大戰的餘波掃到,一開始就必須重視專利布局,其中,最重要的概念就是「時間」。沒錯,就是「時間」。專利權是國家對於發明「新」技術、產品的保護,怎麼認定什麼是「新」,就必須有個標準-即專利「申請日」,無論是專利的新穎性、優惠期、優先權等,都圍繞著「申請日」。以下即針對相關概念及如何加速東南亞專利布局加以介紹。

 

新穎性與優惠期

 

       新穎性是專利三要件之一,各國差異不大,可先從台灣的規定來理解。新穎性是一個負面的要件,專利法不是規範什麼是「新」發明,而是規定什麼不是「新」發明,不能取得專利。專利法第22條第1項,「可供產業上利用之發明,無下列情事之一,得依本法申請取得發明專利:一、申請前已見於刊物者。二、申請前已公開實施者。三、申請前已為公眾所知悉者。」正面解釋即「發明必須是申請前未見於刊物、未公開實施、未為公眾所知悉」,而判斷是不是有前述情形的時間點就是專利「申請日」。過去曾有不少廠商一研發完成就急著對外展售,事後才想起要申請專利,就會因發明人自己在「申請前」已公開實施,而被認定喪失新穎性,無法取得專利權。

 

       但總有一些情形是在申請專利之前,不得不公開,或是政府鼓勵其公開的情形,所以,專利法也定有新穎性喪失的例外規定,一般也稱為「優惠期」。台灣優惠期的新修正規定,在2017年5月1日施行。以發明專利為例,修正前規定「申請人有下列情事之一,並於其事實發生後六個月內申請,該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事:一、因實驗而公開者。二、因於刊物發表者。三、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。四、非出於其本意而洩漏者。」(舊專利法第22條第3項)優惠期為六個月。新修正的專利法則放寬前述優惠期要件,第22條第3、4項,「申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實發生後十二個月內申請者,該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事。」「因申請專利而在我國或外國依法於公報上所為之公開係出於申請人本意者,不適用前項規定。」即不再限制舊法四種公開的方式才能主張優惠期,且將六個月延長至十二個月,讓申請人能利用更多元的方式公開以及能有更充分的時間準備專利申請案,鼓勵技術的公開與流通,並刪除原本須申請時同時主張優惠期的規定,避免申請人因疏於主張而喪失優惠期之利益。(設計專利公開事由亦一併鬆綁,但優惠期仍為6個月,請見專利法第122條)

 

優先權制度

 

     優先權的制度始於巴黎公約(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)。巴黎公約於1883年制定,是首部保護工業財產的國際公約,雖後續WTO設立及TRIPs(與貿易有關之智慧財產權協定)訂定使巴黎公約重要性降低,但在許多原則上,仍具有相當重要之地位。我國加入WTO時所須遵守之TRIPs要求會員遵守1967年巴黎公約之特定規範,即包含優先權制度(因處理跨國申請議題,亦稱為國際優先權)。

      依據巴黎公約第4條第A項第(1)款之規定「任何人於任一同盟國家,已依法申請專利、或申請新型或新式樣、或商標註冊者,其本人或其權益繼受人,於法定期間內向另一同盟國家申請時,得享有優先權。」第C項第(1)款進一步規定「前述之優先權期間專利與新型為12個月,工業設計及商標為6個月。」我國專利法第28條即為優先權規定。舉例來說,如一發明已於2018年12月1日於美國提出申請,則在12個月內可以在台灣申請專利並主張優先權。法律上會「當作」該發明是在2018年12月1日提出申請,新穎性與進步性等判斷,即以2018年12月1日為準。優先權的制度是企業在跨國專利保護最重要的制度,讓企業只需要先在任一WTO會員國國內申請專利,即能有一定的時間準備與規劃,評估是否在其他國家申請,而不需要一次、同時在各國同步提出申請。

 

      優先權可以避免他國廠商搶註專利,例如,廠商在2018年12月1日在台灣申請、2019年3月才決定在印尼與越南申請專利,但中間又要找專利代理人,實際送件可能延至2019年8月,但仍可以在當地主張以2018年12月1日為優先權日。如果有當地的競爭者在2019年5月知道這個發明技術,搶先在2019年6月送件申請,廠商因為可以主張的優先權日在前,仍然可以順利取得專利權,競爭者即使送件在前,也沒辦法搶到專利權。

 

東南亞各國之相關規範

 

       參考經濟部智慧財產局相關東協國家專利制度與發展現況的研究報告,各國規範發明專利優惠期的事由不一。例如,新加坡於2017年10月30日新修正之規定,得主張優惠期之事由比較接近台灣專利修法前的規定(詳細內容請參酌新加坡專利法第4條第4項),因各國專利法條文細節繁多,不一一介紹,建議可以先參考智慧財產局網站的資訊(https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=687904&ctNode=7780&mp=1)。

 

       發明專利之優惠期期間,印尼與越南均為六個月(在印尼,優惠期期間原則是6個月,但若是於與第三人有簽署保密協議,第三人違反保密協議而公開之情形,優惠期期間例外為十二個月),其他國家則均為十二個月。各項優惠期確切之事由及新型專利、設計專利之相關規定,各國在細節的規範有較多的差異,很可能會影響到是否喪失新穎性,建議企業應該保守對待(如儘可能避免在專利申請前公開,不論是什麼事由),如果真的有在申請專利前公開的需求,建議應與專利代理人或法律顧問諮詢確認。至於優先權主張期間與國際條約規定一致,但就如何主張、提出申請之期間、主張之相關文件是否須備具翻譯本,以及是否須經公證等須視各國規範而定。

 

如何加速專利之申請

 

       由於逐一到各國申請專利的成本及流程還是非常高昂與繁複,因此,筆者建議廠商可以考慮如PCT(專利合作條約Patent Cooperation Treaty)等機制進行專利布局。PCT的好處是只需要提交一份國際專利申請書即可申請多國專利、可透過國際檢索取得國際檢索報告,減少各國重新檢索之勞費、可利用簡化的申請及繳費程序,以及在提出國際申請案後(在第一次申請國優先權起十二個月內需提出)可再評估是否申請各國專利權,如要申請須於第一次申請國優先權起三十個月內提出,此亦等同透過PCT至各國申請專利權,優先權得主張期間自十二個月增至三十個月。

 

       就好像是可以先付一個比較便宜的「掛號費」,指定說要申請15個國家的專利,但可以慢慢決定可能這15個國家裡,最後評估只需要其中10個國家的專利權,就只要針對這10國家進一步繳實質審查的費用。東協十國中,除緬甸外其他國家都已加入PCT。如在PCT會員國(台灣非會員國,不少台商是利用在中國大陸的公司以簡體中文遞交PCT申請案,一開始不需要擔心不同語言翻譯與溝通的問題)有設立公司或是申請人為該會員國國民,可直接透過該國專利主管機關提交國際申請案,會先處理申請受理、進行國際檢索、國際公布與進行初步審查等程序,如需進一步申請各國專利,再提出申請與繳費後,由各國家獨立審查是否給予專利。

 

      如有需求在一個以上的東協國家申請專利,亦可一併考慮ASPEC(The ASEAN Patent Examination Co-operation, ASPEC)的機制。ASPEC為一開始於2009年跨區域合作計畫,除緬甸外其餘東協國家均有加入。各國專利主管機關可分享搜尋與檢索成果,加速專利審查。例如,廠商先在新加坡申請專利,而後至泰國就同一發明進行申請時,即得提出ASPEC之申請,泰國的專利審查官即得參考新加坡專利主管機關之檢索報告與審查結果。通常外國廠商第一個申請的國家大多是選擇新加坡,因新加坡之專利檢索與審查較有效率。

 

專利布局應及早開始

 

       無論是到東南亞設廠、創業或當地經營,跨國貿易使得各國都必須遵守同一套遊戲規則,由過去20餘年台灣的經驗,即可預見隨著東南亞重要性的提高,專利布局絕不可忽略此一區域,而其中最重要的觀念就是必須把握專利申請的「時間」。優先權是大家比較容易了解及遵守的規定,但新穎性的優惠期則各國有相當的細節差異存在,因為台灣專利法的規定較寬,即必須注意不能將台灣的規定直接類比到其他東南亞國家,以避免因喪失新穎性而無法取得專利權。「儘早申請專利」以及「善用PCT及ASPEC」,是廠商前進東南亞專利布局的最佳策略。


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由 廖純誼律師 發表於 農業、科技與智慧財產權 | 引用 (0) | 閱讀(394)
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