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益思

2020/03/19 09:04
商標是文創產業最具投資價值的權利(8)
◎賴文智律師


(三)著名註冊商標之特別保護（避免商標淡化或減損）


商標法針對著名的註冊商標，為了避免著名商標因為他人的攀附使用而造成商標價值被他人不當使用或是對於商標本身造成減損，特別增訂第70條有關「視為侵害」商標權的規定。「視為」的意思就是本來不是，但透過法律「擬制」成是法律上的侵害。因為是「擬制」的侵害行為，所以，目前只有民事責任，並沒有刑事責任。


商標法第70條規定，「Ⅰ未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：

一、明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。

二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。

三、明知有第六十八條侵害商標權之虞，而製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品。」


舉例來說，「表演工作坊」作為著名的註冊商標，如果今天有遊戲軟體公司推出演員的模擬遊戲，並以「你的表演工作坊」為遊戲名稱，因為「表演工作坊」只有註冊在第41類，並沒有包括資訊軟體或線上遊戲這樣的產品或服務，沒有辦法直接主張這樣的利用是屬於商標權的侵害。但「表演工作坊」作為台灣這麼著名的商標，很多消費者可能會以為「你的表演工作坊」跟賴聲川老師所領導的「表演工作坊」有特殊的合作關係或是有取得合法授權，進而可能會試著購買這個商品或服務，這就是一種不當「攀附」他人著名商標的行為，而可能對市場競爭秩序產業不良的影響，因此，商標法將這樣的情形「視為」商標權的侵害，表演工作坊可以據此透過商標法第69條排除侵害（可以要求更名、收回相關產品等）。


若是有餐廳經營者很喜歡「表演工作坊」的產品，直接把公司命名為「表演工作坊餐廳有限公司」，這樣的行為就是第70條第2款「有致相關消費者混淆誤認之虞」的類型，而若是有人不喜歡麥當勞，註冊一個網域名稱是anti-macdonald.com.tw，或是將網站的名稱命名為「萬惡的麥當勞」，放置許多對麥當勞不實的謠言，這就是一種「減損該商標之識別性或信譽之虞」。


許多人喜歡使用精品業者提供的提袋或包裝盒，網路上也有些販售平行輸入商品的業者，會特別註明附原廠提袋，用以證明其確實是在國外的直營店購買。但是，也有不肖的業者看到這樣的趨勢，在未經原廠授權的情形下，製作包裝、提袋等，助長了仿冒品的銷售。因此，商標法也將「製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品」，擬制為侵害商標權的行為，這也可以說是一種對於著名商標的保護（本款規定不限於著名註冊商標的包裝或吊牌等）。


(四)商標搶註的處理


商標搶註的情形各國皆然，但以兩岸特殊的歷史、語言、地緣及經貿發展的關係，台灣廠商近年來遇到商標在中國大陸遭搶註的情形，確實相對較為嚴重，也是歷次兩岸相關智慧財產權交流或經貿協商討論的重點，但也突顯在商品快速流通、資訊無遠弗屆的現代社會，企業應採取更積極的商標註冊策略。


對於商標搶註（非著名商標的情形），商標法第30條第1項第12款規定，「商標有下列情形之一者，不得註冊：...十二、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。」對於違反前述規定而取得商標權者，若是在商標註冊公告後三個月內，可以提起異議（第48條第1項），超過三個月後，可以提起評定（第57條第1項）。中國大陸也有類似的規定，其商標法第15條規定，「未經授權，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行註冊，被代理人或者被代表人提出異議的，不予註冊並禁止使用。」可依第41條第2項規定，由商標所有人或利害關係人於五年內請求撤銷該註冊商標。


因此，若實際發生商標搶註的爭議，當然是儘可能透過前述法律的途徑尋求救濟，儘量證明搶註商標之人具有一定之惡意，甚至可以透過智慧財產局與大陸對口單位協商處理，但治本之道，還是在於決定長期使用特定商標時，就儘快把握時間進行兩岸的商標註冊，才是確保商標權利的最佳策略，後續透過法律的爭訟固然可能因為法制逐漸完善而有機會取回商標權，但可能要花很久的時間，也影響進入其他市場的時程。


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