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益思

2020/02/20 09:42
商標是文創產業最具投資價值的權利(4)
◎賴文智律師


二、商標權須在各國註冊才享有權利


(一)台灣商標不能在他國主張權利


誠如Thomas Friedman在《世界是平的》這本知名著作所描繪的世界，商品或服務在全世界以各種形式流動，文創產業即令不主動走出台灣，競爭者一樣會以各種形式走進台灣，智慧財產權的保護也不能只思考在台灣的保護。然而，商標權與著作權不同，並不是只要商標設計完成就受保護，因為商標法並不單純是對於「標識」本身的保護，而是針對其背後表彰的「商譽」及整體正當競爭秩序的維持，得以由商標權人用以禁止他人攀附商譽、混亂市場競爭秩序，故其權利的取得，必須經由國家審查、核發的程序。


因此，在台灣申請、取得的商標權，沒有辦法像著作權一樣，等遭到侵權時，再到侵權人或侵權行為所在國家依據該國家的著作權法主張權利即可，必須要事先就在商品或服務所欲推廣的國家，甚至是有可能因為網路、旅遊、經貿往來等而知悉商標，有遭搶註風險的國家，都先進行商標申請。當然，因為商標註冊、維護都有一定的成本，如果想要在不同國家都享有商標權的保護，必須逐一在不同國家申請商標註冊，必須要依不同國家、不同商品或服務的類別，繳交相關註冊或維護的年費。雖然單一商標申請及維護年費不是很高，但若是加乘不同國家、不同商品或服務類別，其實取得、維持商標也有相當成本。文創業者也必須「量力而為」，當品牌已穩定時，可以選擇五到十年內業務可能擴張（包括經銷、代理、加盟等形式）的國家預先註冊商標。如果不能在全世界各地都使用相同的「標識」，將會使企業長期累積的「商譽」無法延展到其商品或服務。以近年營造出網友們喜歡打卡的「鹿角巷」茶飲為例，因為較晚在中國大陸地區註冊商標，即面臨山寨店發展迅速，連大陸官網都被迫使用「The Alley」英文名稱「自我介紹」，由創辦人大動作澄清授權事宜，所耗費的資源顯然遠高事前預防性的註冊。


(二)他國商標權人未經註冊亦不得在台灣行使權利


同樣的，其他國家的商標權人也不能沒有在台灣註冊，就在台灣主張他人利用其商標侵權，甚至其商標可能遭其他人在台灣搶先註冊，而在依法取回商標權（如果拿得回來的話）之前，反而會受到在台灣商標權人行使權利的干擾。


舉例來說，如果知名的太陽劇團（Cirque du Soleil）幾年前首次在台灣演出時，因為先前並沒有在台灣演出的需求，就漏了在台灣申請商標，即可能發生他人搶先註冊「太陽劇團（Cirque du Soleil）」商標，在該商標被撤銷之前，形式上搶註的人就是台灣的商標權人，太陽劇團不但是演出或宣傳時不能使用「太陽劇團（Cirque du Soleil）」的標識，連其本來就製作好的周邊商品，因其上都印製有「太陽劇團（Cirque du Soleil）」的標識，而無法在台灣銷售。因此，在進行商標布局的規劃時，當然不能只看眼前，要考量可能他人搶註商標的風險，把未來可能擴及的國家或商品、服務的類別一併註冊。


另外，需說明的是太陽劇團已是全球知名的商標，依據商標法第30條第1項第11款規定，即令被他人在台灣搶先註冊，只要太陽劇團能夠舉證證明在搶註之前，已在台灣具有相當知名度，仍然可以申請撤銷他人搶註的商標。商標法對於「著名商標」還是有「優惠」的，大家努力往「著名商標」邁進吧！


(三)多數國家商標採註冊主義、先申請主義


我國商標法對於「商標」的保護，採取「註冊主義」及「先申請主義」，也就是說，商標必須要「註冊」才受保護，若有多人申請同一或近似的商標，且指定使用在相同或類似的商品或服務時，則以「先申請」者取得商標權。其他國家未必都與台灣採取相同的制度，也有些國家採取「使用主義」或兼採「使用主義」，對於實際在該國有使用商標的行為，未來在申請商標時，即可獲得較有利的法律地位。


法制上有兼採「使用主義」的國家，我們最常可能會遇到的美國、加拿大等國。以美國為例，若是某一商標實際在美國使用（Use in commerce）或意圖在美國使用（Intent to use），即可申請註冊商標（直接就其他國家的商標註冊案主張國際優先權或是就美國其他商標註冊案作為申請依據亦可）。關鍵點在於若是能夠愈早在美國有實際使用商標之行為，則除商標註冊時可較快取得商標權外，當發生不同人就相同或類似的商品或服務欲取得商標權時，亦以實際使用商標較早者優先。在這樣的法律制度之下，申請商標的時程相對就沒有那麼迫切，可以先將產品輸入美國實際使用（如透過貿易商輸入一定數量銷售，並在商品上擬使用的商標字樣或圖樣旁標示TM）後，再尋找適當的時機，進行商標註冊的申請。


但是，如果是像中國大陸、日本、韓國、德國、法國等採取「先申請主義」的國家，國際化如果是文創產業確定的發展目標，建議還是儘早申請商標權。畢竟，商標申請及維護的成本，並不像專利權這麼高，可以先考慮申請企業核心商標及商品的商標權，再隨著商標的使用及企業的產品發展的狀況，逐步擴大商標的註冊類別，或增加不同的商標。相對於失去使用整體一致商標的風險，儘早申請商標、支付商標註冊及維護的成本，還是相當划算。


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