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益思

2009/12/13 00:22
台灣工藝研究所專案成果-新型專利權行使時,為何需要事前申請技術報告書?

經營建築外牆用的裝飾玻璃的老王,怒氣沖沖的走進律師辦公室,希望律師幫忙寄發警告信函給製造仿冒品的廠商,讓這個廠商馬上停止侵權行為。律師看到老王拿出來的專利證書,跟老王說:「您這是新型專利權,有申請技術報告書嗎?」老王說:「什麼是技術報告書?不是有專利證書就好了嗎?」律師說:「新型專利和發明專利不一樣,採取形式審查。如果沒有先申請技術報告書就去警告他人侵害專利權的話,可能反而會被告損害賠償喔!」這到底是怎麼一回事呢?

 

新型專利在民國92年專利法修正時,因應新型專利市場生命周期較短,採取實質審查耗費人力、時間,延長新型專利權取得時程,經常發生專利權取得時,該新型專利實際上已喪失市場價值的狀況,故由實質審查改為形式審查,加速專利權取得時程。因為僅審查專利申請文件是否符合一定形式要件,不就實質專利之產業利用性、新穎性、進步性等實質要件進行審查,申請人通常只要6個月即可取得新型專利權,也受到許多申請人的歡迎。然而,因為採取形式審查未審查實質要件,本質上即具有不安定性與不確定性,為避免可能無效之新型專利權遭濫用,故亦有配套之「技術報告書」之制度,工藝家在決定是否申請新型專利時,除考量該工藝創作之特性、專利取得容易度、取得時程之外,新型專利作為一種比較「虛」的權利,也值得工藝家注意。

 

專利法第104條規定:「新型專利權人行使新型專利權時,應提示新型專利技術報告進行警告。」第105條規定:「Ⅰ新型專利權人之專利權遭撤銷時,就其於撤銷前,對他人因行使新型專利權所致損害,應負賠償之責。Ⅱ前項情形,如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者,推定為無過失。」因此,如果工藝家取得新型專利權之後,對於侵害自己專利權的人要寄發警告信函或是提起侵權訴訟相關程序時,如果沒有先行取得技術報告書,則可能事後發生專利權遭撤銷的情形,反而需要賠償他人因行使專利權而受到的損害。

 

依專利法第103條第1項規定,任何人(也包括權利人自己)得就申請專利之新型是否具有新穎性、進步性、擬制喪失新穎性或先申請原則等實體專利要件,請求智慧財產局製作「新型專利技術報告」,作為新型專利權人行使權利或公眾利用該新型專利技術之參考,技術報告書的評價若為1~5,則屬於可能不符專利要件而有相當高無效可能性的新型專利,若屬於6則是沒有發現有不符專利要件,故一般而言,新型專利權人若希望取得比較「強」的效力的新型專利,會在取得新型專利時,立即申請「新型專利技術報告」,如果發現已經有人在侵害專利權或有其他商業實施之需求,也可以檢附證明向智慧財產局敘明,智慧財產局原則上應該在6個月內完成新型專利技術報告,方便專利權人行使權利。

 

因此,當您的專利代理人告知您新型專利已核准,請繳費以取得專利證書時,請別太高興,這只是取得權利的第一步,您雖然可以自行利用或授權他人實施,但若要向侵權人主張權利,還是要儘快申請技術報告書,若是技術報告書沒有取得6的評價,則請勿對外行使新型專利權,因為這時候只要了解新型專利制度的人,都會對這樣專利權的行使進行質疑。當然,反過來,如果有新型專利權人在未取得技術報告書的情形就來行使權利,若認為其新型專利不符合專利申請實質要件,我們也可以主動請智慧財產局制作技術報告書,若技術報告書評價不佳,則可逕行提起舉發撤銷其專利權。    
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由 劉承慶律師 發表於 契約管理與文創事業 | 引用 (0) | 閱讀(5263)