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賴文智律師

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益思

2012/07/02 11:09
企業法務商標權須知—什麼情形下，公司會需要進行商標註冊？

◎賴文智律師

 

案例

阿福與友安共同創立「益康家居股份有限公司」，開發出一種舒眠床墊，並決定先以「福安康」舒眠床墊為產品名稱進行行銷，阿福認為「福安康」這個名字很不錯，公司應該要儘快進行商標註冊，友安則認為公司才在草創初期，不太可能花太多資源在行銷上，且不確定「福安康」這個品牌會不會成功，不如等公司資金比較充裕且確認要長久使用這個品牌的時候，再來註冊商標。到底誰說的有理呢？

 

解答

從法律保護的角度來看，未經註冊的文字、圖樣等標示，即未取得商標權，不受商標法保護（商標法第2條）。因此，如果希望特定標示取得商標權的保護，自然應該愈早申請商標權愈好。然而，並不是說未註冊商標，即無法為商品取名並以該名稱或標示進行行銷活動。事實上，有許多知名的商品、服務或店家，都是在長期使用特定「標示」經營、行銷成功後，才進行商標註冊。以知名的「曾記麻糬」為例，1994年即開設「曾記」為名之店面，1996年才進行「曾記」商標的註冊，1997年才取得「曾記」的商標。

 

對於處於新創階段的企業而言，評估何時進行商標註冊，大概會考慮下述因素：

 

  • 企業經營業務的性質：經營可能直接與終端消費者接觸的商品或服務，因為商標扮演的角色相形重要，若事後無法使用特定商標影響較大，故會傾向於及早註冊。
  • 是否與公司名稱結合：通常與公司名稱特取部分相同的商標，為了避免他人註冊相同或近似的商標，導致日後行銷上的困擾，也會及早註冊。
  • 商品或服務涉及跨國銷售或提供：各國商標制度多採屬地主義，在台灣註冊商標並沒有辦法在日本即受日本商標法保護，故像是Apple公司所推出的iPod、iPhone或是Google的Gmail等產品或服務，儘早向各國申請商標，可以避免他人有意或無意取得商標後，導致產品或服務在特定國家面臨必須修改商標或須付出高額之代價取得商標。事實上，許多線上遊戲公司在開發新遊戲時，一開始有好的遊戲命名的發想時，即著手先申請商標，至於之後是否使用該名稱，則不一定，但至少可以避免萬一要使用時，無法使用的窘境。
  • 企業是否對外授權商標需求：最常見的商標授權是連鎖加盟企業或是異業行銷結合的情形，有些連鎖加盟企業在創業之初即委請他人設計企業統一識別標誌以利後續授權其他加盟主使用。
  • 商標本身的獨特性：若是某一個商標很可能在特定領域被其他競爭者註冊，也會儘早註冊商標。以本案例的「福安康」為例，家居產品使用「幸福」、「福氣」、「安全」、「安心」、「健康」等字較為常見，以這些字進行拼揍也很正常，若是有意要使用「福安康」作為商標，自然應該儘早申請。
  • 商標可能與他人已註冊商標近似：有時候企業要使用某一商品或服務名稱時，可能在商標檢索時，即發現其他競爭者已註冊近似的商標，為了避免日後遭他人主張商標權的侵害，也會試著申請商標，若取得商標權，則屬於使用自己的商標，構成商標侵權的風險就大幅降低。

 

 

若是考量到公司營運資金運用的優先順序，決定不進行商標註冊，可能會面臨什麼風險呢？最大的風險來自於萬一有他人申請相同或近似的商標時，公司後續有需要該商標時，未必能夠順利取得商標權，甚至可能在公司擴大營業時，因無法主張「商標先使用」（商標法第36條第1項第3款），而涉及商標權侵害之民、刑事責任。最後反而可能需要花費龐大資金變更整個企業產品或服務標示，或是影響企業產品策略，其實影響是蠻大的。坦白說，商標可說是智慧財產權領域裡可以花最小成本，降低最大企業經營風險的無體財產權。如果公司經費許可的話，還是儘早申請商標註冊比較好喔！

 

參考資料

商標法第2條：「欲取得商標權、證明標章權、團體標章權或團體商標權者，應依本法申請註冊。」

商標法第36條第1項第3款：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：...三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」

 

 

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