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賴文智律師

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益思

2011/08/12 10:47
鞋底的紅色戰爭—Christian Louboutin v.s. YSL

◎賴文智律師

 

慾望城市女主角莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)等好萊塢女星最愛的Christian Louboutin知名設計紅底鞋，其經典設計大概可說是這幾年時尚界最著名的鞋款設計，其紅色的鞋底讓女星在各種公開場合搶眼不少，Christian Louboutin也在2008年取得美國商標註冊（請參文末的註冊資料圖檔）。當另一名牌YSL (Yves Saint Laurent)也因應這樣的熱門時尚推出紅底鞋時，即引發Christian Louboutin的危機意識，向於2011年4月間紐約曼哈頓法院針對有關商標權侵害提起訴訟，並一併申請禁止YSL銷售紅底鞋之禁制令(injunction)，2011年8月10日，法官對於Christian Louboutin申請之禁制令駁回，其認為顏色促進時尚產業裝飾、美學功能競爭之要件，Christian Louboutin尚無法證明其就紅色鞋底品牌特色值得受商標之保護。

 

Color Wars: Luxury Makers Battle Over Red-Soled Shoe

By RAY A. SMITH And ASHBY JONES WSJ.com

A U.S. federal judge has stepped on Christian Louboutin SA's red-soled shoes.

In a ruling Wednesday, Judge Victor Marrero denied the fashion house's request to halt sales of similar shoes made by Yves Saint Laurent, saying Louboutin would not likely prove its use of the color deserved legal trademark protection.

The issue may pale against the sea of red flowing in the markets lately, but it is big business for Louboutin, which has long colored the bottoms of its shoes to make them stand out.

The company won a trademark for red soles from the U.S. Patent and Trademark Office in 2008 and filed suit against PPR SA's YSL in federal court in Manhattan earlier this year, alleging some of its competitor's shoes featured soles in shades of red that were uncomfortably close to its own. Judge Marrero wasn't swayed.

 

 

這個案子非常的有趣，雖然筆者對於美國商標申請及保護的實務不是很清楚，不過，案件事實的本身，即足以引發相當多商標領域的思考，也簡單跟讀者分享：

 

  • 1.單一顏色申請商標的困難性：商標法施行細則第9條規定：「Ⅰ申請註冊顏色商標者，應於申請書中聲明，並載明該顏色及相關說明。Ⅱ前項商標，得以虛線表現實際使用於指定商品或服務之方式、位置或內容態樣。Ⅲ前項虛線部分，不屬於顏色商標之一部分。」單一顏色雖然可以申請商標，但因顏色通常作為裝飾性的使用，除非該顏色是非常特殊的顏色，否則，面臨「足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別」之要件，經常會受到挑戰。本案若Christian Louboutin要在台灣申請相同的商標，筆者認為即令已取得美國商標的註冊，恐怕遭智慧局駁回的機會很高。事實上，過去像Burberry經典格紋的設計，也是經過多年的努力，方爭取在特定的類別註冊商標成功，更遑論此類單一顏色的商標，智慧局考量賦予其商標權對競爭產業的影響，往往會採取較保守的態度。

 

  • 2.顏色商標商標權行使的困難度：本案Christian Louboutin因為其長期使用紅色鞋底作為其設計特色，也成功在2008年取得美國商標註冊，其實是一件相當不容易的事情。然而，由其申請禁制令遭法院拒絕核發的發展來觀察，其商標權益的維護恐怕還需要相當的努力。單一顏色的商標，除非很清楚限定其顏色範圍，否則，當競爭廠商使用近似顏色時，如何證明其可能構成相關消費者之混淆誤認？本案觀察Christian Louboutin註冊商標之資訊，僅標示「red」而無其他限制，恐怕也是法官拒絕發予禁制令的主要考量，畢竟紅色可能有各種紅，商標申請時雖應考量擴大保護，但也應考量權利行使之可行性。未來也可以觀察本案後續法院有關商標侵權案件的判決。若由筆者來建議，可能會採取顏色組合的方式申請商標，例如：鞋面為黑色、鞋底為紅色，這樣的設計在過去很少見，顏色搭配也有其美感上的特殊性，雖然沒有辦法處理YSL所推出之鞋面及鞋底皆是紅色的案件，但在權利的維護上，可能會較單純申請紅色鞋底作為其商標來得穩固。

 

  • 3.該不該進行商標的訴訟：大部分的情形，筆者都是對客戶說明訴訟作為法律爭議解決的最後手段，必須要考量到萬一訴訟敗訴可能帶來的效應，審慎評估是否進行訴訟。本案瀏覽相關新聞報導所提供YSL鞋款的照片，其全部皆以紅色一體設計，其實筆者認為不致於對Christian Louboutin的市場產生太大的影響，若是這個商標案件最終敗訴確定，則可能導致其他時尚產業競爭對手的跟進。然而，誠如筆者前述提及單一顏色商標申請的困難性，單一顏色商標的維護也是非常困難，畢竟YSL還是使用紅色的鞋底，表面上看起來是在商標權的範圍內，倘Christian Louboutin不採取積極的法律行動，仍可能造成其商標成為一種非常弱勢的商標，屆時仍可能有保護強度不足的問題。因此，在這個個案中，筆者個人是贊成採取維護權利的法律行動，至少必須做出一些態度給其他競爭同業作為警剔，即令敗訴，只要不致於讓商標被廢止或撤銷，在維護商標權方面可以採取較積極的態度。

 

  • 4.公平交易法有關表徵的保護：我國公平交易法第20條規定：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行為︰一、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，為相同或類似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。二、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。三、於同一商品或同類商品，使用相同或近似於未經註冊之外國著名商標，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項商標之商品者。」此即一般所稱「表徵」的保護。個人認為Christian Louboutin若可證明時尚產業長期並未以紅色鞋底進行設計，為其著名特色，任何人一看到紅色高跟鞋底，即知其為Christian Louboutin之商品設計，即可能主張該等設計為其商品之「表徵」，而為相關消費者所普遍認知。尤其同屬時尚產業之競爭者，刻意採取紅色鞋底之設計，透過競爭法來處理此一議題，也會是一個可行的選項。

 

最後，比較搞笑的是聯合報的報導，請不要再把「商標」和「專利」弄錯啦！另外，根據外電的新聞，這次應該僅是法院拒絕依Christian Louboutin之申請發予禁止令，而不是針對商標侵權案件的實體判決，下次應該到聯合報去上智慧財產權概論的教育訓練才是！

 

紅底鞋專利戰 CL告輸YSL

【聯合報╱記者顏甫珉 ／台北報導】2011.08.12 04:50 am

 

莎拉潔西卡派克、碧昂絲、大Ｓ等女星喜愛的法國精品鞋Christian Louboutin，以其「紅底鞋」為最著名的商品特色，今年四月向紐約曼哈頓法院提告，指控法國精品YSL春季推出的「紅底鞋」涉嫌仿冒，求償一百萬元美元，但法院昨駁回提告，並判其敗訴。

據外電報導，駁回理由是法官認為，Christian Louboutin雖在二○○八年取得紅底鞋專利，卻無法提出是何種紅色、哪款形式的高跟鞋可受到專利保護，當初專利定義不清楚，且紅底不像ＬＶ的Monogram、BURBERRY的格紋，可清晰被辨識。

 

 

筆者透過USPTO網站查詢Christian Louboutin註冊商標的二筆資料如下，一併供讀者參考：

 

 

 

 

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