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賴文智律師

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益思

2013/05/01 16:46
新通用頂級域名與商標保護機制

◎賴文智律師

一、前言

實體世界的商標與網路世界的域名,主要都是作為行銷目的使用,隨著網路活動占用民眾愈來愈多的時間,實體世界的商標權人希冀將域名納入其權利範圍自可想像,而域名註冊採取「先申請、先服務」、「形式審查」、「允許移轉」之制度,即不免因此受到衝擊。為維持域名註冊的穩定性、平衡實體世界權利人的權益、減少域名不當註冊或使用,ICANN於1999年10月制定「統一域名爭議解決政策」(Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, UDRP),TWNIC亦於2001年3月參考UDRP精神,制定.tw網域名稱爭議處理辦法,透過訴訟外方式有效解決域名爭議。

 

然而,新通用頂級域名(New gTLD)的開放,使得域名註冊的選擇大為增加,由商標註冊與使用的角度觀之,具有更大的彈性,不致為少數稀有域名無法取得而困擾,但同時亦對商標權的管理帶來更高的成本。相對於既有的域名爭議而言,New gTLD沒有明確的地域性,若欲採取法律途徑顯然立即面臨司法管轄的爭議,勢必將更依賴訴訟以外的爭議處理機制,而面對New gTLD可預期會產生商標爭議,如何維持域名註冊的穩定性,亦須於開放時採取一定的配套措施,方能確保開放New gTLD的正當性。

 

二、因應New gTLD開放之商標爭議機制

ICANN因應New gTLD開放所涉及之商標爭議,既有UDRP機制仍可適用於New gTLD,但所有New gTLD均僅適用ICANN之UDRP,即令是像.htc、.acer或.taipei等與台灣連結性較強的New gTLD,未來涉及域名爭議時,僅能依據UDRP向ICANN認可之域名爭議處理機構提起域名爭議處理(New gTLD註冊人也會在註冊時同意受UDRP拘束)。除了國人所熟知的WIPO外,亞洲域名爭議解決中心(Asian Domain Name Dispute Resolution Centre)於2001年底即獲得ICANN認可成為國際通用頂級域名爭議解決機構,設有北京、首爾、香港、吉隆坡四個秘書處,未來亦將接受New gTLD之域名爭議處理案件。

 

除既有UDRP仍然適用之外,ICANN也提出包括:商標資訊交換中心(Trademark Clearinghouse, TMCH)、統一快速暫停機制(Uniform Rapid Suspension system, URS)、TLD授權後爭議解決程序(Post Delegation Dispute Resolution Procedure, PDDRP)等商標相關爭議處理機制。

 

TMCH主要是建立一套商標(標章)驗證機制及資料庫,商標權人可將其合法取得商標權之商標資訊付費驗證後納入TMCH,取得在New gTLD預先註冊期間(Sunrise Period)參與申請註冊及若有人註冊該商標域名會收到提醒通知的利益;URS則是一套較UDRP更快速、廉價的機制供商標權人對於涉有商標侵害的域名予以暫時凍結[1],商標權人得備具特定域名涉有侵權之申訴書向URS服務提供機構(ICANN已指定The National Arbitration Forum提供URS服務,但未來亦可能再指定其他機構)提起申訴,URS服務提供機構於評估申訴書內容符合要件後,會立即凍結該域名並通知註冊人答辯,若註冊人於14日內未答辯或答辯顯無理由者,會暫停該域名之解析服務至使用期間屆滿(不是移轉或取消域名),並設立上訴機制,相關費用由無理由之一方負擔,希望藉此遏止域名蟑螂搶註風潮;PDDRP則是針對頂級域名的經營者(而非域名的註冊人)涉有商標侵權處理的程序。

 

三、Trademark Clearinghouse運作

TMCH(http://trademark-clearinghouse.com/)於2013年3月26日正式運作,商標驗證的部分由Deloitte(德勤)提供服務,資料庫的部分由IBM提供服務,對於有意發展國際品牌或國際化的廠商而言,TMCH的服務值得納入商標管理的一環,以下即簡單介紹其運作:

 

(一)申請程序等事宜

TMCH接受登錄的商標包括:各國家或地區註冊商標、經法院認定有效標章及受法律或條約保護之標章,國內廠商只要在任一國家有註冊商標,即可申請登錄TMCH。申請中(尚未核准)的商標以及被廢止或撤銷的商標(即使在救濟程序中)則不符合申請登錄的資格,當然,像是ICANN、含有「.」的標示或含有DNS無法解析字元的標示等,亦無法申請登錄。若要使用Sunrise Service則須另行檢附商標使用證明,像是商品的外包裝、廣告、網站、名片等(得以宣誓書代替)。至於商標申請登錄之後,Sunrise Service及Trademark Claims服務的提供,則會依據TMCH運作指南[2]有關Identical Match進行比對(商標登錄時系統會自動產生),規則中也會處理諸如商標無法於DNS適當呈現的符號,則會直接消去或以「-」取代。至於費用的部分,目前公告的費用約150美元1年,一次繳交較長年期有折扣優惠。當然,如果不是直接向TMCH申請登錄,而是透過代理商為之,自然另外會有代理商服務的費用。

 

(二)Sunrise Service

New gTLD經營者被要求應於New gTLD正式上線開放公眾註冊域名前,提供至少30天之Sunrise Period(預先註冊期間),讓登錄TMCH的商標權人優先註冊其商標相關域名,但TMCH商標登錄並沒有優先順序問題,若發生相同商標重複登錄,則依New gTLD經營者預先擬定的辦法決定特定域名註冊事宜,例如:以競標或抽籤方式決定。亦即,登錄TMCH的商標權人不用再重複提供商標註冊或使用的證明,即可直接參與Sunrise Period優先註冊域名,對於有意註冊New gTLD的商標權人而言,是相當具有吸引力的設計。要享有Sunrise Service,TMCH在完成註冊後會提供SMD,供商標權人註冊使用。

 

(三) Trademark Claims Service

由於所有的New gTLD的經營者皆須與TMCH的資料庫介接,在New gTLD開放註冊的90天內,若有人註冊經登錄TMCH商標的域名(限於Identical Match,不包括近似的商標),則TMCH會向該申請人遞送類似警告函的文件,通知該申請人其所申請之域名已經登錄TMCH。若該申請人仍繼續申請程序,則TMCH會發送通知予登錄之商標權人(或代理人、被授權人)有關他人申請特定域名的訊息,以利商標權人得適時進行評估後,決定是否採取法律行動,例如:決定是否透過UDRP提起域名爭議處理。當然,若是同一個域名與複數商標權人登錄之商標Identical Match,則所有商標權人都會收悉通知。

 

前段的服務比較像是善意的提醒,當申請人註冊他人已登錄TMCH的商標時,因為後續可能會有商標爭議,所以,提醒申請人是否考慮放棄申請;後段的服務比較像是傳統上商標事務所會協助客戶留意商標公報上,是否有與客戶相同或近似的商標申請案獲核准,若有,則通知客戶看看客戶是否要提起商標異議。不過,須注意的是,登錄TMCH並不代表任何對於商標權利的肯認或證明,並不會因為在TMCH登錄就取得在UDRP程序裡較優勢的地位。

 

四、商標權人因應New gTLD開放的建議

(一)申請及使用相應的英文商標

國內廠商比較習用的商標是中文,New gTLD當然有一些中文頂級域名的申請案,但畢竟域名的使用仍以英文為多,若僅有中文商標或中文公司名稱,難免會面臨他人搶註相近之英文域名的爭議,此時無論透過UDRP或其他商標爭議的程序,因中、英文差異因素,確實會面臨較大的困難。因此,建議可以將相應的英文商標或域名一併申請,以擴大在網路世界權利行使的可能性。

 

(二)依需申請New gTLD

由品牌管理的角度,New gTLD當然不可能每一個都去申請,事實上,即令如此,也無法阻止他人申請近似的域名,因此,還是以品牌行銷使用的需求為主,能力範圍所及註冊一些較重要的New gTLD域名,以降低未來商標爭議的處理成本。目前New gTLD較具吸引力之處,來自於搜尋引擎的支援,適當的依據品牌發展的需求選擇New gTLD註冊,可能帶來較佳的行銷效益(或避免行銷的效益被稀釋)。

 

(三)可考慮使用Trademark Clearinghouse服務

申請TMCH商標登錄如本文前述說明,確實對於關注品牌經營的廠商,具有節省成本、強化品牌於域名市場的管理的作用,可預期將會是可長久經營的商業模式,且商標登錄TMCH後,亦可作為UDRP的證據,可簡化後續域名爭議的舉證,國內廠商若有意強化品牌的管理,可以及早申請登錄TMCH。

 

(四)熟悉新的域名爭議處理機制

無論是既有的UDRP或是新的URS,基本上將會以英文處理相關申訴事宜,但國內廠商不用因此覺得若商標遭到域名搶註的情形,要提起申訴非常困難,除程序部分略有差異外,相關的要件其實與.tw網域名稱爭議處理辦法相去不遠,亦可就近於香港等地提出申訴。若有相關需求,相信國內也會有專業人士提供相應服務,故不需要對New gTLD可能帶來的域名爭議過度憂心。



[1] 請參ICANN網站URS介紹:http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs, 2013/4/20 visited.

 

[2] See, Trademark Clearinghouse Guidelines Version 1.1, Marchhttp://www.trademark-clearinghouse.com/sites/default/files/files/downloads/TMCH%20guidelines%20v1.1_0.pdf, 2013/4/21 visited.


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