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益思

2011/09/02 06:51
從瑰柏翠「園藝大師」糾紛談商標使用及平行輸入

賴文智律師鄭諭麗律師

 

許多國外知名品牌產品,除了在國內由合法授權之經銷商或代理商販售外,網路上也不乏賣家看準國內外產品的差價,販售同一品牌之平行輸入商品,當然,免不了常會在廣告或網頁說明上標示該商品之商標,這樣的做法是否合法,相信許多賣家心理都有點擔心,而且,還真有商標權人提出訴訟。我們就先來看看下述知名的保養品品牌瑰柏翠與網路店家的訴訟報導:

 

無用商標意圖 「瑰珀翠」告網路商敗訴

2011-08-08【聯合報╱記者楊竣傑/板橋報導】     

知名保養品品牌「瑰珀翠」代理商兆星國際有限公司,控告網路有機保養品專賣店「德蔻」,擅自在網路上將瑰珀翠「園藝大師」系列商品改為「園藝」系列,已侵害商標權,求償320萬元。法官認為,德蔻網站標示商品是平行輸入,且「園藝」只是將商品分類,沒有使用商標的意圖,判兆星敗訴。

「瑰珀翠」以製造香皂起家,台灣的兆星公司在1983年引進代理後,把系列商品之一「GARDENERS」翻譯為「園藝大師」,並向智慧財產局註冊商標,藉此增加商品辨識度。

兆星說,德蔻於去年在網路用「園藝」名義販售和「園藝大師」系列相同的護手霜和洗手乳,會讓消費者以為是兆星代理的商品;他們努力20餘年才讓消費者記住「園藝大師」系列的特色,對方卻更改名稱後就販售,嚴重影響商標權,因此向德蔻求償320萬元。

 

 

真品平行輸入的合法性,在智慧財產權領域一直是受到關注的議題,不過,商標法的司法實務一直以來均肯定真品平行輸入對於促進市場競爭的正面效果,依據商標法第30條第2項規定:「附有註冊商標之商品,由商標權人或經其同意之人於市場上交易流通,或經有關機關依法拍賣或處置者,商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品變質、受損或有其他正當事由者,不在此限。」限縮商標權人權利的行使。本案的關鍵並不在真品平行輸入,而在於從事輸入店家在銷售該知名品牌的商品時,涉及國內經銷商或代理商在國內註冊中文商標之文字,是否構成商標權的侵害。以本案為例,關鍵點即在於「是否構成商標使用」,以及「是否符合商標權限制」之規定,以下即簡單介紹這二個概念在本案中適用的情形:

 

1. 商標使用

本案瑰柏翠之國內代理商兆星國際有限公司(下稱兆星公司),認為業者於其銷售瑰柏翠產品之網頁,使用「園藝」二字侵害其所註冊之「園藝大師」商標,主張其違反商標法第29條第2項第3款「於同一或類似之商品或服務,使用近似於其註冊商標之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞」。欲構成商標權之侵害,須為商標之使用行為,若非屬商標之使用行為,例如:在美術著作上繪製法拉利的商標,該商標是作為藝術創作的內容,並非用以表彰其來源、品質等,或作為行銷使用,自然不構成商標權之侵害。

 

所謂商標之使用,依現行商標法第6條「本法所稱商標之使用,指為行銷之目的,將商標用於商品、服務或其有關之物件,或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標」,而100年5月31日立法院三讀通過(尚未正式施行,施行日期由行政院定之)之新商標法第5條對於商標之使用做了更詳細之說明:「Ⅰ商標之使用,指為行銷之目的,而有下列情形之一,並足以使相關消費者認識其為商標:一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。Ⅱ前項各款情形,以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者,亦同。」

 

從前開商標法之規定觀察,商標之使用,必須係基於行銷之目的使用該商標,並使消費者認識其為商標,亦即必須讓消費者認識該標示是業者有意用以區別商品或服務來源。因此,商標之使用應具備以下要件:(1)使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思;(2)使用人需有行銷商品或服務之目的;(3)需有標示商標之積極行為;(4)所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。

 

本案兆星公司認為網路店家標示「園藝」屬於商標之使用,因此侵害其「園藝大師」商標,但有用到商標字樣,並不代表屬於商標之使用,本案智慧財產法院(99年度民商訴字第39號)就此點認為:

 

(1)判斷是否作為商標使用,應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版(畫)面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性,並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源,暨其使用目的是否有攀附商標權人商譽之意圖等客觀證據綜合判斷,尚非一經標示於產品包裝或出現於產品廣告、說明書內之文字、圖樣,即當然構成商標之使用。

 

(2)被告所使用之「園藝」 二字係與其他文字併列,且其「園藝」二字之顏色、字體及字型大小、尺寸亦均與其他併列之產品說明文字「護手霜」、「洗手乳」、「護手提籃組」相同,設計上並無特別凸顯之處,且其前方亦均同時標示有「瑰柏翠CRABTREE & EVELYN 」品牌之字樣,該網頁之左上角並以較大綠色字體標示被告公司自己之「decor 」商標,是依上開版面之配置方式、字體字型、字樣大小、顏色及設計等方面審酌,被告所標示之「園藝」並無特別顯著性,尚難認其有標示「園藝」作為商標之積極行為。由於該系列產品具有相當優異之滋潤效果,強調縱然是從事園藝工作人員此一保養難度極高之使用者也能有效適用,故亦有銷售網頁上會強調此款產品「適合到花園種花種菜的園藝愛好者」。

 

(3)我國之通用文字既為中文而非英文,則於販賣外國產品時會另以中譯文之名稱標示或稱呼,亦屬常情,而外文「GARDENERS 」之中譯或有翻譯為「園丁」、「園藝愛好者」、「園藝家」「愛好園藝花木的人」等,被告選擇以較簡明之「園藝」泛稱,自與前開外文之中譯意涵有關。

 

(4)「園藝」二字本係相當普通、涵義廣泛之語詞,並非獨創性之文字...網路上已多以「園藝」兩字稱呼前開產品多年之事實...足徵被告於其販售CRABTREE &EVELYN品牌中「GARDENERS 」系列之護手霜或洗手乳時使用「園藝」二字,應僅在表彰前開產品之中文名稱,並以之作為消費者辨識該產品為CRABTREE & EVELYN品牌中「GARDENERS 」系列之相關說明,並不具有商標使用之意圖,而為通常之使用,自非商標法所稱之商標使用。

 

2.商標之善意合理使用(普通使用)

 

現行商標法第30條第1項第1款規定,「下列情形,不受他人商標權之效力所拘束:一、凡以善意且合理使用之方法,表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明,非作為商標使用者。」新法第36條第1項第1款規定,「下列情形,不受他人商標權之效力所拘束:一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法,表示自己之姓名、名稱,或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明,非作為商標使用者。」

 

現行商標法規定使用「善意」一詞,容易與一般法律概念中之「善意」混為一談,而被解釋為「不知情」。在商標的案件中,要證明自己不知他人註冊商標的存在,實際上是相當困難的,這一類型的使用,通常是在知悉他人商標存在的情形下,仍然為使用。例如:明知LV商標的存在,在販售LV皮件時,仍使用LV之字樣。而是否「合理」,亦經常為訴訟案件爭執之重點。為避免前開困擾,新修正之商標法調整用語為「以符合商業交易習慣之誠實信用方法」,確實較符合過去吾人稱之為「普通使用」的這種商標權限制的類型。

 

本案當然是適用現行法規定,所以,智慧財產法院亦針對所謂善意合理使用商標加以論述,茲摘錄、整理如下:

 

(1)基於表彰商品或服務之目的將商標使用於商品或服務,始為商標法上所謂之商標使用;若非因表彰商品或服務之目的,形式上縱有商標用於商品或服務之事實,審酌其目的與方法,僅係用以表示商品或服務之相關說明者,而不具有商標使用之意圖者(intent to use ),乃屬通常之使用,非商標法所稱之商標使用(最高行政法院98年度判字第1487號判決意旨參照)。

 

(2)被告於公司網頁使用「園藝」二字之產品均係CRABTREE & EVELYN 品牌中關於「GARDENERS 」系列之護手霜或洗手乳,且該產品前方均同時標示有「瑰柏翠CRABTREE & EVELYN 」品牌之字樣,該網頁之左上角亦以較大綠色字體標示被告公司自己之「decor 」商標,已如前述,而被告辯稱其於前開網頁最下方均加註有「※特別聲明本產品為專人從國外下單訂貨,經由合法平行輸入及正式海關程序空運來台,絕非地下仿冒品,真品保證,請消費者安心選購」等字樣...堪認被告並無以「園藝」兩字作為表彰自己商品來源之意 圖,客觀上亦無致消費者混淆誤認該商品來源係來自代理商(即原告)之可能。

 

 

整體而言,本案智慧財產法院之判決筆者持贊同之看法,惟此亦非表示銷售平行輸入之真品,即無商標權侵害之問題。本案具有相當的特殊性,「園藝大師」算是一個識別性較弱的商標,本案網路店家在使用「園藝」這二個字的時候,應該確實也沒有意識到「園藝大師」已遭國內經銷商或代理商註冊為商標,其以一般販售的方式為普通之使用,確實不應構成侵害商標權之責任。然而,倘國內經銷商或代理商註冊的是較具識別性的商標,而真品平行輸入的業者又有意要使用該國內中文的商標作為吸引消費者之用,已涉有攀附國內經銷、代理商就該中文商標之商譽,並非善意合理使用(普通使用),仍可能構成商標權之侵害,仍須特別注意。


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