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益思

2009/10/06 14:10
台灣工藝研究所專案成果-若工藝所授權廠商利用其智慧財產權,而廠商有違約情事時,應如何確保工藝所權益?
 

若工藝所授權廠商利用其智慧財產權,而廠商有違約情事時,應如何確保工藝所權益?

涉及智慧財產權授權之合作契約,若廠商有違約時,則須先區別是單純的違約行為,還是同時涉及侵害智慧財產權之情事,前者只能透過契約,請求廠商依契約改善或主張違約之損害賠償;後者則可以另外透過侵害著作權、商標權、專利權、營業秘密等方式,另行主張侵權之民、刑事責任,尤其涉及刑事責任時,一般廠商在知悉後通常會儘速改正其違約之行為,以避免後續之刑事追訴。

  

一般常見單純違約的情形,例如:延遲給付權利金、未能依約定時程提出樣品或量產、未依規定交付產品、產品品質不合符規定等,廠商是在工藝所授權的範圍內進行相關智慧財產權的利用,但卻未依契約條款履行者,都是屬於單純違反契約之情形,工藝所只能透過契約違約的方式處理,不能另行為侵權之訴訟。但是,若是工藝所因廠商違約而選擇終止契約時,則原來依契約所授予之利用權限都已經終止,廠商即不得再繼續利用相關之智慧財產權,後續涉及智慧財產權利用行為,除符合有關終止後處理之約定外,則會涉及智慧財產權之侵害行為。

  

至於常見違約且構成侵害智慧財產權之情形,例如:在授權區域外為授權產品之製造、銷售行為、逾越授權生產之數量(工藝品限量1000件,但廠商生產1500件,就超出之500件即屬侵權,並非按比例給付權利金的問題)、逾越授權使用範圍而為利用(僅授權生產特定A產品,但廠商將該技術或著作用以生產B、C、D產品)、未經事先同意而為商標使用、洩漏營業秘密予他人等,這些情形除了違反契約約定,工藝所得請求改正、違約之損害賠償或終止契約外,還可以另外依據著作權法、商標法、營業秘密法、刑法、民法等主張侵害著作權、商標權或營業秘密之刑事責任及民事責任,侵害專利權則僅有民事侵權責任,此外,各相關法律可能還有排除侵害、就判決主文等登報道歉等規定。

  

當然,這些都是透過訴訟的方式尋求救濟,若是希望透過契約的約定簡化救濟的程序,則可以考慮在契約裡增加有關履約保證金的條款、要求廠商提供擔保(例如:擔保本票)、懲罰性違約金條款等規定,想辦法讓萬一違約時可以不用透過冗長的訴訟程序救濟,或是在透過訴訟程序處理時,可以獲取較佳的賠償。事實上,若有這些約定的話,廠商也往往比較願意主動解決爭議或和解,把契約寫清楚,是降低違約風險的最佳手段。

  

 


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由 張啟祥律師 發表於 訴訟法制暨大陸投資 | 引用 (0) | 閱讀(2288)