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益思

2010/03/25 11:51
商標的PK之道

◎黃曉薇實習律師

前幾天看到這則「PK大戰 褲子大王被控侵權」新聞時，其實有點訝異，台灣說大不大，但各地流行的人事物好像真的很不一樣，立刻詢問了一下身在美國，但生在高雄的同學，知不知道這兩家「PK」的公司，還與她越洋分享了這則新聞。題外話說到這暫且打住，回到這則值得與大家分享的新聞來...

 

【聯合報╱記者謝梅芬／高雄市報導】

在南部頗富名氣的褲子大王以「PK」為商標，遭同樣以「PK」為商標的建泰公司控告違反商標法，雙方原要協調和解，因建泰公司求償三百八十萬餘元，褲子大王認為建泰獅子大開口，協調破裂，繼續「PK」對決。

褲子大王以褲子為主要產品，建泰生產皮件、皮包，原井水不犯河水，後來褲子大王也推出皮件，雙方產生糾紛...

 

大致與新聞裡報導的一樣，建泰公司從民國70多年就開始申請商標，一直以來多以英文字「PK」搭配其他文字圖樣（例如：PK peacock、PK孔雀、建泰PK、PK金雀等，請參下圖）申請註冊皮包、皮帶類商標；「褲子大王」雖然晚了十多年成立，但由商標註冊資料查詢結果可以看得出來，褲子大王非常重視商標的申請，除了成立初期的衣服類之外，隨著公司業務的擴張，商標申請的範圍與種類（鞋、帽、襪、包等配件類）也逐漸擴展。在褲子大王註冊的商標中，除了極少數商品以「PK」字樣為商標外，大部份都以「PK」與公司英文名稱縮寫的「Pants Kingdom」疊合組成的圖樣（請參下圖）作為商標。

建泰公司商標：

ＧＴ１　GT2　GT3　GT4　GT4

褲子大王商標：

PK1　PK2 PK2  PK3  PK4

 

 

此新聞可以探討的方向很多，以下暫就兩方面觀察討論之：

1. 該如何判斷二商標在使用時有致相關消費者「混淆誤認之虞」？

依據商標法的規定，相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞時，可以構成他商標權人異議或申請評定之理由（商標法§23I(13)、§40I、§50I參照），而商標權的保護範圍，依第29條第2項規定：「除本法第三十條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」若屬他人商標權的保護範圍而仍為商標使用者，則可能構成對他人商標權的侵害（同法§61II、§81參照）。

 

根據前述第29條第2項規定排列組合的結果，在判斷是否構成商標侵權時，可能有以下四種情況：

商標

註冊之商品或服務類別

有無混淆誤認之虞

相同

同一

 無須考慮即構成侵權

相同

類似

 須有致相關消費者混淆誤認之虞，始構成侵權

近似

同一

近似

類似

 

換言之，當發生商標侵權的爭議時，必須先判斷二個商標本身是否相同或僅為近似，以及其各自指定使用的商品或服務類別是否同一或類似。若是相同的商標使用在他人註冊時指定同一類別的商品或服務，而仍為商標使用者，即構成商標權侵害；但若是商標並非相同，僅為「近似」，或是商標雖然相同，但使用於「類似」的商品或服務，而非「同一」的商標或服務，則須進一步判斷二商標在使用時是否有致相關消費者混淆誤認之虞。而有無致相關消費者混淆誤認之虞，在判斷上多會參考下列因素：商品識別性之強弱、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度、系爭商標之申請人是否善意、其他混淆誤認之因素等。

 

以本件為例，建泰公司先以「PK」搭配其他文字圖樣申請註冊皮包類商標，後來褲子大王則以「PK + Pants Kingdom」為圖樣申請註冊皮包類商標。首先，商標本身是否近似部分，二商標就英文部分均以「PK」為其主要部分，再以消費者一般購買時的注意程度判斷，應可認為二商標為近似（當然，商標是否近似不是不能討論，但一般來說，近似與否比較偏客觀角度，先前既曾有構成近似而遭撤銷之前例，原則上即不易爭辯二者非近似）；其次，註冊在前的建泰PK商標指定使用於皮包類、皮帶類商品，而褲子大王若也以其「PK + Pants Kingdom」字樣使用於相同商品，即須進一步判斷「PK + Pants Kingdom」字樣的使用，是不是有讓相關消費者產生混淆誤認的可能性。

 

10多年前褲子大王剛起步的時候，「PK + Pants Kingdom」商標的識別性還不高，商品以服飾類為主，整體而言，消費者對於該商標熟悉的程度並不高，因此，當時建泰公司申請智慧局評定的結果認為二商標有混淆誤認之虞，並非不合理。但這10多年來，褲子大王連鎖的店數大增，品牌知名度提高，營業型態也從服飾店往百貨業發展，至少就台灣南部的消費者而言，褲子大王商標整體的識別性與消費者熟悉度都提高不少。以現況而言，二商標是否會造成消費者混淆誤認，相信還有許多討論的空間，至少筆者個人認為並沒有商標區別上的困擾，當然，最終雙方訴訟結果如何，還是要由法院依個案判斷之。

 

2. 不小心捲入商標PK戰的企業可以怎麼做？

本件中褲子大王一、二次商標遭評定無效的結果，並沒有阻擋它擴張版圖的雄心壯志，但可預見的是，只要雙方對於皮件類的興趣皆未減，在無任何一方先離開「PK」賽場的情況下，類似的爭議一再發生恐怕在所難免。只是，商品從市調、設計、生產到行銷的過程中，需要耗費公司龐大資源，如果因為商標權糾紛導致生產線停擺或不能如期出貨等情況，不僅是成本無法回收的問題，更麻煩的是隨之而來的違約損害賠償請求與層出不窮的訴訟案件，可以想像這對於公司的營運會造成多大的影響。

 

以下是從這則新聞中歸結出一些值得企業經營者參考的作法：

（1） 從後進者的角度：

企業在制定商標策略的時候，不能只是一股腦的投入，要將資源用在對的地方。在申請之前，應該要先就想要申請的商標圖樣、商品及相關類別商品進行檢索，避開與已註冊商標相同的，如果遇到模稜兩可的情況，例如本則新聞中的兩個商標，也不願更換圖樣，至少要加強自家商標的特色與辨識度，降低商標相近的程度。略過這一步的結果，代價可大可小，但公司經營不可能僅憑運氣，藉由事先的檢索規劃就能夠有效降低公司營運的一大風險，何樂而不為？

 

（2） 從先進者的角度：

雖說先進者的優勢在於能夠自訂遊戲規則，但從容的態度不代表掉以輕心，尤其當對方猛追不捨的時候，更需要審慎地經營商標。最新的資料顯示，褲子大王以同樣的圖樣重新申請註冊皮包類商品的商標，如果這一次建泰公司同樣申請評定，結果如何這點筆者不敢輕下斷言，但不難想像的是，這一次建泰公司恐需要耗費較多的時間與精力，打一場贏面相對較小的比賽。踏穩第一步很重要，但要怎麼走？要走多遠？更值得經營者們深思。

 

 

<參考資料>

::商標法第23條第1項第13款

相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限。

 

::商標法第29條第2項

除本法第三十條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

 

::商標法第40條第1項

商標之註冊違反第二十三條第一項或第五十九條第四項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告之日起三個月內，向商標專責機關提出異議。

 

::商標法第50條第1項

商標之註冊違反第二十三條第一項或第五十九條第四項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊。

 

::商標法第61條第2項

未經商標權人同意，而有第二十九條第二項各款規定情形之一者，為侵害商標權。

 

::商標法第81條

未得商標權人或團體商標權人同意，有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金：一、於同一商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

 

::98年民商上更（一）字第1號

次按所謂「致相關消費者混淆誤認之虞」，係指商標有使相關消費者、公眾對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言，而判斷是否有混淆誤認之虞，依經濟部智慧財產局公告之「混淆誤認之虞」審查基準，應以：1、商標識別性之強弱；2、商標是否近似暨其近似之程度；3、商品／服務是否類似暨其類似之程度；4、先權利人多角化經營之情形；5、實際混淆誤認之情事；6、相關消費者對各商標熟悉之程度；7、系爭商標之申請人是否善意；8、其他混淆誤認之因素等，為判斷基準。」

 

 ::「混淆誤認之虞」審查基準


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